新修改的《商標(biāo)法》已于2019年11月1日起已經(jīng)施行，在實(shí)際生活中，很多商標(biāo)既是企業(yè)注冊商標(biāo)，也是企業(yè)字號，譬如杭州老板電器有限公司的“老板”商標(biāo)，無錫小天鵝股份有限公司的“小天鵝”商標(biāo)等；也有很多是企業(yè)名稱在先，商標(biāo)申請?jiān)诤?，譬如長虹美菱公司的“長虹”“美菱”商標(biāo)等；也有一些企業(yè)名稱與商標(biāo)并無字面上的聯(lián)系，譬如深圳和澤聯(lián)創(chuàng)投資有限公司使用的“木卆”商標(biāo)與企業(yè)無字面上的聯(lián)系等各種情形。商標(biāo)與企業(yè)名稱相關(guān)聯(lián)的法條在第五十八條體現(xiàn)：“將他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導(dǎo)公眾。構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的，依照《反不正當(dāng)競爭法》處理。”企業(yè)名稱與在先商標(biāo)之間權(quán)利的沖突的情形較為復(fù)雜，《商標(biāo)法》第五十八條已經(jīng)明確了指導(dǎo)性的解決方案。雖然該法條不是新增內(nèi)容，但是，對于該條款的條文理解，法律適用等方面均有待進(jìn)一步探討與研究。
一、商標(biāo)與企業(yè)名稱沖突的產(chǎn)生
商標(biāo)和企業(yè)名稱均系商業(yè)標(biāo)識,前者用于區(qū)別不同來源的商品或服務(wù),后者用于區(qū)別作為不同市場主體的公司、組織和個(gè)人。商標(biāo)與企業(yè)名稱的沖突一般是指這兩種合法的權(quán)利所指向的客體(商標(biāo)和企業(yè)名稱)的表現(xiàn)形式相同或相似,但兩者的主體不一致的情況。商標(biāo)與企業(yè)名稱的沖突包括多種形式:一是將他人注冊商標(biāo)作為企業(yè)名稱的一部分(商號)使用,形成在先商標(biāo)權(quán)與在后企業(yè)名稱權(quán)的沖突;二是將他人的企業(yè)名稱尤其是字號部分注冊為商標(biāo)加以使用,形成在先登記的企業(yè)名稱權(quán)與在后注冊的商標(biāo)權(quán)的沖突;第三種情況,既把他人在先注冊的商標(biāo)作為企業(yè)名稱的一部分注冊,又把他人注冊在先的企業(yè)名稱(商號)注冊為商標(biāo),形成交叉沖突。
之所以發(fā)生沖突，往往是因?yàn)楝F(xiàn)行企業(yè)名稱登記制度和商標(biāo)注冊制度決定的。我國現(xiàn)行有關(guān)企業(yè)名稱登記的工商行政管理規(guī)章和法規(guī)，所禁止的是在同一行政區(qū)劃內(nèi)同行業(yè)企業(yè)名稱混同，而對于不同行政區(qū)域的同行業(yè)企業(yè)名稱，其“字號”能否相同的問題，沒有予以明文禁止?，F(xiàn)行的企業(yè)名稱登記制度和商標(biāo)注冊制度的登記管理機(jī)關(guān)是不同的，企業(yè)名稱登記管理機(jī)關(guān)是眾多的各級工商行政管理機(jī)關(guān)。而商標(biāo)注冊的管理機(jī)關(guān)是國家商標(biāo)局。由于商標(biāo)注冊和字號登記的行政管轄部門不同，商標(biāo)注冊機(jī)構(gòu)與字號登記機(jī)構(gòu)對彼此注冊登記的商標(biāo)、字號不作交叉檢索。因此便出現(xiàn)了與注冊商標(biāo)相同或近似的字號或與字號相同或近似的注冊商標(biāo)。
二、如何處理“企業(yè)名稱中的字號使用”與注冊商標(biāo)的沖突中國
“企業(yè)名稱中的字號使用”是否指突出使用企業(yè)名稱中的字號中國 關(guān)于突出使用企業(yè)名稱中的字號，《最高關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2002)32號)第一條第(一)項(xiàng)已明確規(guī)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。即，“將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)”的，構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十七條第(七)項(xiàng)關(guān)于“給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為”。而《商標(biāo)法》第五十八條規(guī)制的“企業(yè)名稱中的字號使用”應(yīng)理解為字號在企業(yè)名稱中的非突出使用，與上述司法解釋規(guī)制的是兩種完全不同的情形。該規(guī)定明確了這類行為的性質(zhì)是不正當(dāng)競爭，依照《反不正當(dāng)競爭法》處理。
“企業(yè)名稱中的字號使用”是否指非突出使用企業(yè)名稱的字號中國最高在征求意見的基礎(chǔ)上針對“振泰”案形成的答復(fù)意見([2004)民三他字第10號)認(rèn)為：對違反誠實(shí)信用原則，使用與他人注冊商標(biāo)中的文字相同或者近似的企業(yè)字號，足以使相關(guān)公眾對其商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆的，根據(jù)當(dāng)事人的訴訟請求，可以依照民法通則有關(guān)規(guī)定以及反不正當(dāng)競爭法第 二條第一、二款規(guī)定，重查是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為，追究行為人的民事責(zé)任。《最高關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》(法發(fā)[2009]23號)進(jìn)一步明確規(guī)定：企業(yè)名稱因突出使用而侵犯在先注冊商標(biāo)專用權(quán)的，依法按照商標(biāo)侵權(quán)行為處理；企業(yè)名稱未突出使用但其使用足以產(chǎn)生市場混淆、違反公平競爭的，依法按照不正當(dāng)競爭處理。至此，有關(guān)企業(yè)名稱突出使用和非突出使用適用不同法律處理的思路、認(rèn)識和做法已經(jīng)基本成熟。
三、在先商標(biāo)是否包括 “他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)”中國
中國我國《商標(biāo)法》根據(jù)是否注冊將商標(biāo)劃分為注冊商標(biāo)和非注冊商標(biāo)，注冊商標(biāo)使用人具有排他性的使用權(quán)，有權(quán)禁止他人使用相同或類似相同的商標(biāo)。這時(shí)，在先使用人的權(quán)益受到侵害。2013年，立法上允許商標(biāo)先用人對其他已經(jīng)取得注冊商標(biāo)的權(quán)利主體享有抗辯權(quán)：其仍可以在一定范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)。
“他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)”中的“注冊商標(biāo)”是否包括馳名的注冊商標(biāo)中國《商標(biāo)法》第58條是否涵蓋企業(yè)名稱與馳名的注冊商標(biāo)之間的沖突中國無論從現(xiàn)有法律規(guī)定，還是法理分析，“他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)”中的“注冊商標(biāo)”都包括馳名的注冊商標(biāo)?！渡虡?biāo)法實(shí)施條例》第五十三條、《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》第十三條及《最高關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009)3號)第十條等也已明確涉及企業(yè)名稱與馳名商標(biāo)的沖突。
四、企業(yè)名稱與馳名的注冊商標(biāo)之間的沖突適用《反不正當(dāng)競爭法》中國適用《 商標(biāo)法》中國還是二者同時(shí)適用？
對于法律適用，司法實(shí)踐中的做法也不一致。譬如《最高關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》（法釋【2008】3號） 第二條 原告以他人企業(yè)名稱與其在先的企業(yè)名稱相同或者近似，足以使相關(guān)公眾對其商品的來源產(chǎn)生混淆，違反反不正當(dāng)競爭法第五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)受理。根據(jù)該司法解釋的規(guī)定，適用不正當(dāng)競爭法處理。
《最高關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第(二)項(xiàng)條規(guī)定，當(dāng)事人可以以企業(yè)名稱與其馳名商標(biāo)相同或近似為由提起侵犯注冊商標(biāo)或不正當(dāng)競爭訴訟。（法釋【2008】3號）第三條 應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的訴訟請求和爭議民事法律關(guān)系的性質(zhì)，按照《民事案件案由規(guī)定（試行）》，確定注冊商標(biāo)或者企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件的案由，并適用相應(yīng)的法律。根據(jù)該司法解釋的規(guī)定，可以選擇適用《商標(biāo)法》或《反不正當(dāng)競爭法》。
在司法實(shí)踐中，“HONEYWELL”、“中信”案適用《商標(biāo)法》，“施華洛世奇”案同時(shí)適用《商標(biāo)法》及《反不正當(dāng)競爭法》。在“HONEYWELL'’案中，法院認(rèn)定，被告在自行翻譯中文企業(yè)名稱時(shí)，未遵循誠實(shí)信用的原則和公認(rèn)的商業(yè)道德，具有明顯過錯(cuò)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。由于原告的“HONEYWELL”商標(biāo)在本案中被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，而根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十三條規(guī)定，將他人馳名商標(biāo)登記為企業(yè)名稱是對他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，因此被告在企業(yè)英文名稱中使用“HONEYWELL”字樣的行為亦侵犯了他人注冊商標(biāo)專用權(quán)。在被告行為有具體法律規(guī)范直接調(diào)整的情況下，不需援用《反不正當(dāng)競爭法》中的誠實(shí)信用原則。
五、企業(yè)名稱與商標(biāo)權(quán)利沖突的解決途徑
在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，企業(yè)名稱已經(jīng)有了一定的影響，甚至是“老字號”，但是由于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識的薄弱，企業(yè)名稱被一些商家惡意搶注商標(biāo)，也有商標(biāo)申請?jiān)谙?，企業(yè)為了傍名牌，搭便車，使用在先商標(biāo)作為企業(yè)名稱，關(guān)于商標(biāo)權(quán)和企業(yè)名稱權(quán)利出現(xiàn)沖突時(shí)，主要有四種解決途徑：
1.企業(yè)名稱在先與后注冊商標(biāo)相同或類似，需要對商業(yè)標(biāo)識使用順序即在先權(quán)利追索，根據(jù)（法釋【2008】3號）第一條 原告以他人注冊商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)受理。
2．企業(yè)名稱與在先已注冊商標(biāo)相同或類似，為企業(yè)名稱的商標(biāo)性使用，屬于商標(biāo)法調(diào)整的范圍。要構(gòu)成此類商標(biāo)侵權(quán)，其要件為：被侵權(quán)的在先商標(biāo)為已注冊商標(biāo)，企業(yè)字號采用與商標(biāo)相同或相近似的文字，用于相同或類似商品，突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)。
3.企業(yè)名稱與在先注冊商標(biāo)或未注冊的馳名商標(biāo)相同，雖未突出使用，但足以產(chǎn)生混淆，屬于反不正當(dāng)競爭法的調(diào)整范圍。要構(gòu)成此類不正當(dāng)競爭，其要件為：在先他人已注冊商標(biāo)或未注冊的馳名商標(biāo)，企業(yè)字號與該商標(biāo)相同，其使用足以產(chǎn)生混淆。
4.在《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干意見》中，特別指明了超出以上方式的處理意見，如果注冊商標(biāo)和企業(yè)名稱的權(quán)利沖突是由歷史原因造成的，而當(dāng)事人不具有惡意，不能簡單認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競爭，需視案件具體情況，把歷史因素和使用現(xiàn)狀考慮在內(nèi)，公平合理地解決沖突。
?。ǚㄡ尅?008】3號）第四條 被訴企業(yè)名稱侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)或者構(gòu)成不正當(dāng)競爭的，可以根據(jù)原告的訴訟請求和案件具體情況，確定被告承擔(dān)停止使用、規(guī)范使用等民事責(zé)任。也確定了由權(quán)利人可以選擇相應(yīng)的救濟(jì)途徑。
六、關(guān)于賠償金額的確定
1.如何確定侵害商標(biāo)權(quán)的賠償金額？
在侵犯知識產(chǎn)權(quán)糾紛案件中，如何確定賠償數(shù)額一直以來都是一個(gè)難題，盡管法律規(guī)定可以按照權(quán)利人的實(shí)際損失、侵權(quán)人的獲利、許可使用費(fèi)、法定賠償?shù)捻樞?，提出具體的賠償計(jì)算方法。但是，司法實(shí)踐中又是怎樣一種景象呢？2008年，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心完成的《知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)損害賠償案例實(shí)證研究報(bào)告》以1097件侵犯商標(biāo)權(quán)案件為研究對象，在確定侵權(quán)損害賠償數(shù)額時(shí)，“損失”、“獲利”、“法定賠償”這三種計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的采用情況分別為15件、11件和1071件，各占1.37%、1%和97.63%，也就是說，“法定賠償”是確定損害賠償數(shù)額的主要方式。適用法定賠償確定侵害商標(biāo)權(quán)行為的賠償數(shù)額時(shí)，可以綜合考慮涉案商標(biāo)的顯著性、知名度、聲譽(yù)，商標(biāo)權(quán)人的商品單價(jià)及利潤，被訴侵權(quán)商品的單價(jià)及利潤，被告的類型、經(jīng)營方式、經(jīng)營規(guī)模、侵權(quán)情節(jié)、主觀惡意等因素。
法定賠償數(shù)額的上限由2001年《商標(biāo)法》中的50萬元，到2013年《商標(biāo)法》的300萬元，到2019年《商標(biāo)法》的500萬元，呈現(xiàn)出了“芝麻開花節(jié)節(jié)高”的走勢，一方面說明了國家在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度在逐步加大，一方面也說明了違法成本越來也高，也使得侵權(quán)人在實(shí)施侵權(quán)行為時(shí)考量的實(shí)施這種侵權(quán)行為有無必要，是否可以發(fā)展自己的商標(biāo)？
是否可以適用懲罰性賠償中國
惡意實(shí)施侵害商標(biāo)權(quán)或者侵犯商業(yè)秘密等行為，且情節(jié)嚴(yán)重的，適用懲罰性賠償。“惡意”一般為直接故意，“情節(jié)嚴(yán)重”一般是指被訴行為造成了嚴(yán)重?fù)p害后果。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，懲罰性賠償?shù)倪m用，應(yīng)當(dāng)依據(jù)當(dāng)事人的主張，但一般情況下當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在一審法庭辯論終結(jié)前提出該主張。因此在侵害商標(biāo)權(quán)賠償中是可以主張懲罰性賠償?shù)摹?br />
2.如何確定不正當(dāng)競爭行為的賠償金額？
對于反不正當(dāng)競爭法規(guī)定的具體不正當(dāng)競爭行為及違反原則性條款的不正當(dāng)競爭行為確定賠償數(shù)額時(shí)，經(jīng)營者的實(shí)際損失、侵權(quán)人獲得的利益均難以確定的，均可適用法定賠償。對于“仿冒”行為的基本賠償標(biāo)準(zhǔn)，侵權(quán)人實(shí)施反不正當(dāng)競爭法第六條規(guī)定的行為，賠償數(shù)額一般不低于10萬元，同一案件中，侵權(quán)人實(shí)施多項(xiàng)“仿冒”行為，造成不同損害后果的，賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算[4]。
七、新型侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案件冒頭
在上海知識產(chǎn)權(quán)法院典型案例（2015-2019），寶馬股份公司訴周某、上海創(chuàng)佳服飾有限公司（下稱被控侵權(quán)人）等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛一案，本案是一起新穎和典型的“建立體系、全面模仿、立體侵權(quán)”的商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案件，披著合法名義的外套，實(shí)施侵權(quán)行為，侵權(quán)行為有如下特征：
1.被控侵權(quán)人通過受讓商標(biāo)、注冊商標(biāo)、注冊企業(yè)等方式，建立特許經(jīng)營加盟體系，顯示其標(biāo)識使用的“合法性”，試圖掩蓋侵權(quán)行為的本質(zhì)和目的。
2.被控侵權(quán)人通過全面模仿權(quán)利人標(biāo)識的方法，在具體經(jīng)營過程中不僅涉及對權(quán)利人多個(gè)注冊商標(biāo)實(shí)施侵權(quán)行為，還涉及注冊字號的不正當(dāng)競爭行為。
3.被控侵權(quán)人通過分工合作，受讓商標(biāo)、注冊商標(biāo)、注冊企業(yè)，全面模仿權(quán)利標(biāo)識，通過特許經(jīng)營體系實(shí)現(xiàn)全方位的侵權(quán)行為，侵權(quán)影響范圍大，損害嚴(yán)重。
因此上海知識產(chǎn)權(quán)法院判令被控侵權(quán)人立即停止對寶馬公司享有的注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害，賠償寶馬公司包括合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失300萬元，德馬公司立即停止使用寶馬公司的不正當(dāng)競爭行為。
在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中，往往會涉及到商標(biāo)與企業(yè)名稱的競合，在幫助權(quán)利人過程中，作為知識產(chǎn)權(quán)律師，需要更加專業(yè)和專注，更好的維護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益：在案由選擇時(shí)，不僅要考慮到是僅僅涉及商標(biāo)侵權(quán)訴訟，還應(yīng)考慮到是否涉及不正當(dāng)競爭，或者兩者都可以選擇？在確定賠償金額時(shí)，不僅要考慮商標(biāo)的知名度，更要考慮侵權(quán)人的惡意程度；在訴訟策略選擇時(shí)，注意侵權(quán)行為的證據(jù)是否能夠形成完整的證據(jù)鏈條，是否可以支持專利權(quán)人的訴訟主張；在選擇管轄法院時(shí)，要考量所訴法院是否有管轄權(quán)，以免錯(cuò)選管轄法院導(dǎo)致訴訟成本增加。
隨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度越來越大，各種傍名牌，搭便車的侵權(quán)人在權(quán)利人通過司法手段展開行動后，被判決賠償、或變更企業(yè)名稱、或商標(biāo)被無效等，對權(quán)利人而言，可以選擇更多的救濟(jì)途徑，更好的維護(hù)自己的合法權(quán)益，對社會而言，知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)任重而道遠(yuǎn)。
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