【標(biāo)準(zhǔn)制定背景】 2020年6月15日，國家知識產(chǎn)權(quán)局以國知發(fā)保字〔2020〕23號通知印發(fā)了《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》，要求商標(biāo)執(zhí)法相關(guān)部門在處理、查處商標(biāo)侵權(quán)案件時遵照執(zhí)行。該《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》共三十八條，對商標(biāo)的使用、同一種商品、類似商品、相同商標(biāo)、近似商標(biāo)、容易混淆、銷售免責(zé)、權(quán)利沖突、中止適用、權(quán)利人辨認(rèn)等內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化規(guī)定。
《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》之域名使用商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定與兜底條款
第三十一條 將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品或者服務(wù)交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于商標(biāo)法第五十七條第七項規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為。
《商標(biāo)法》第五十七條第七項就商標(biāo)侵權(quán)行為設(shè)定了兜底條款：給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的?！蛾P(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2002〕32號）第一條，列舉了三類給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為：（1）將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的；（2）復(fù)制、摹仿、翻譯他人注冊的馳名商標(biāo)或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標(biāo)使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的；（3）將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的。
國知局《
商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第三十一條，吸收了法釋〔2002〕32號司法解釋第一條第三項有關(guān)域名使用構(gòu)成“給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”侵權(quán)行為之意見，且表述基本無差別。即，認(rèn)定域名侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)具備3個要件：一是注冊為域名的文字，與他人注冊商標(biāo)相同或相近似；二是通過該域名進(jìn)行了相關(guān)商品或者服務(wù)交易的電子商務(wù)；三是容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)。
需要注意的是，通過域名進(jìn)行相關(guān)商品或者服務(wù)交易的電子商務(wù)，是指將注冊的域名用作網(wǎng)絡(luò)地址的外部代碼，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)用戶訪問其網(wǎng)站或其他在線站點(diǎn)，從而宣傳相關(guān)商品、服務(wù)信息或者進(jìn)行網(wǎng)上交易。僅僅在廣告或其他材料中介紹其域名，而未將該域名實際投入運(yùn)行、組建網(wǎng)站或其他在線站點(diǎn)，并進(jìn)行相關(guān)電子商務(wù)的，并不屬于“通過域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)”。此處的“容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)”，應(yīng)當(dāng)是指將涉案域名，誤認(rèn)為引證商標(biāo)的注冊人用于開展相關(guān)商品或者服務(wù)交易電子商務(wù)的網(wǎng)址；或者是將利用涉案域名開展的電子商務(wù)，誤認(rèn)為與引證商標(biāo)所標(biāo)志商品或服務(wù)的經(jīng)營有某種聯(lián)系。
如果是在相同類似商品的廣告宣傳中，介紹與他人注冊商標(biāo)相同或近似的案涉域名，足以讓相關(guān)公眾將載有該域名的商品或者服務(wù)，誤認(rèn)為與他人注冊商標(biāo)有關(guān)聯(lián)，那么，該域名在廣告宣傳中實際上起到了識別商品來源的功能，是作商標(biāo)性使用，構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十七條第二項規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為。
另外，對于將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的文字，作為企業(yè)名稱的字號在相同或者類似商品上突出使用的問題，法釋〔2002〕32號司法解釋第一條第一項是歸類于“給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害”的侵權(quán)行為；而國知局《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第二十三條，是直接認(rèn)定為“商標(biāo)使用”行為，直接歸類于《商標(biāo)法》第五十七條第一項、第二項所列商標(biāo)侵權(quán)行為。
法釋〔2002〕32號司法解釋第一條第二項，將“復(fù)制、摹仿、翻譯他人注冊的馳名商標(biāo)或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標(biāo)使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的”情形，也歸類于“給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害”的侵權(quán)行為。但是，國知局《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》未吸收此意見，未明確此情形構(gòu)成侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為。其原因，應(yīng)當(dāng)主要是因為，《商標(biāo)法實施條例》第七十二條對已注冊馳名商標(biāo)跨類保護(hù)作出了具體的處理規(guī)定，且不是作為侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為進(jìn)行規(guī)定：“商標(biāo)持有人依照商標(biāo)法第十三條規(guī)定請求馳名商標(biāo)保護(hù)的，可以向工商行政管理部門提出請求。經(jīng)商標(biāo)局依照商標(biāo)法****規(guī)定認(rèn)定為馳名商標(biāo)的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違反商標(biāo)法第十三條規(guī)定使用商標(biāo)的行為，收繳、銷毀違法使用的商標(biāo)標(biāo)識；商標(biāo)標(biāo)識與商品難以分離的，一并收繳、銷毀?！钡诨鶎訄?zhí)法實務(wù)中，還是存在依照《商標(biāo)法》第五十七條第七項認(rèn)定為“給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害”的侵權(quán)行為，并依法予以罰款等處罰。
實際上，對于“復(fù)制、摹仿、翻譯他人注冊的馳名商標(biāo)或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標(biāo)使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的”行為，如果基于《商標(biāo)法實施條例》第七十二條，而不宜在行政執(zhí)法中認(rèn)定為侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)行為的，那么，市場監(jiān)管機(jī)關(guān)完全可能依照《反不正當(dāng)競爭法》第六條，認(rèn)定為仿冒混淆不正當(dāng)競爭行為，從而依照《反不正當(dāng)競爭法》第十八條實施行政處罰（法定處罰方式與幅度，與侵犯
注冊商標(biāo)專用權(quán)的法定處罰方式與幅度基本相同）。
