基于貿(mào)易全球化的趨勢,很多企業(yè)在積極開拓海外市場,相應地在海外申請專利并進行海外專利布局,就成了企業(yè)鞏固市場、提升企業(yè)形象的有效途徑。
一般來講,
海外申請專利有三種途徑,包括:第一種,直接向所需申請的國家遞交申請文件;第二種,通過巴黎公約向所需申請的國家遞交申請文件;第三種,通過PCT途徑遞交申請文件。
一、直接申請
申請人根據(jù)自己的需求,直接向所需的國家或地區(qū)的負責部門遞交符合當?shù)匾?guī)定的申請文件,以使得自己的申請可以更快在該國得以保護。
以申請美國專利為例,美國專利申請的受理局是美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office,USPTO),美國專利申請必須以英文提交或附有英文專利。申請人可以在美國申請三種專利:發(fā)明專利(Utility Patent)、外觀設(shè)計專利(Design Patent)和植物專利(Plant Patent)。發(fā)明專利和植物專利申請有兩種類型:臨時專利申請(Provisional Patent Application)和非臨時專利申請 (Non-provisional Patent Application)。
非臨時專利申請必須提交的材料包括:
發(fā)明專利申請表格;
適當?shù)馁M用;
說明書(至少一項權(quán)利要求);
附圖(必要時);
宣誓或聲明;
核苷酸和氨基酸序列表(必要時)
計算機序列表(必要時)。
臨時專利申請是美國較為特殊的申請方式,發(fā)明人可以通過臨時專利申請快速而廉價地確定美國申請日。發(fā)明人需在臨時專利申請?zhí)峤恢掌?2個月內(nèi)提交相應的非臨時專利申請,否則視為自動放棄。臨時專利申請的內(nèi)容可以在以后提交的非臨時專利申請中要求保護。
臨時申請不需要正式的專利權(quán)利要求主張,宣誓或聲明,也不應包括任何信息披露(例如現(xiàn)有技術(shù))的聲明。
需要注意的是,申請人需要考量該申請需不需要向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局提出保密審查。
二、巴黎公約途徑
《巴黎公約》全稱《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》,其規(guī)定申請人在首次向締約國中的一國提出正規(guī)申請的基礎(chǔ)上,可以在一定期限(發(fā)明專利和實用新型專利是12個月;工業(yè)品外觀設(shè)計和商標是六個月)內(nèi),向任何其他締約國申請保護,在后申請的日期將視為與首次申請的日期相同。
這就意味著,申請人首次提出在中國(當然,其他締約國也可以)提出中國專利申請后12個月(發(fā)明和實用新型)或者6個月(外觀設(shè)計)內(nèi),可以向外國專利主管機關(guān)提出申請,并依據(jù)巴黎公約要求享有其申請的中國專利的優(yōu)先權(quán)。
通過巴黎公約途徑向外國專利主管機關(guān)提出專利申請時,除了提供前述直接申請中提到的材料和費用,還需要提供主張優(yōu)先權(quán)的要求和相應材料。
三、PCT途徑
PCT(Patent Cooperation Treaty,專利合作條約)是巴黎公約之后方便專利申請人獲得國際申請的國際性條約,實質(zhì)是對巴黎公約的一個補充,是對巴黎公約成員國開放的一個特殊協(xié)議。利用PCT,申請人可以提交一件國際專利申請,同時在全世界大多數(shù)國家對其發(fā)明的保護。
一般情況下,PCT國際申請是國內(nèi)首次申請專利(發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯@┰趦?yōu)先權(quán)期限內(nèi)(12個月)向主管受理局提交,由世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO, World Intellectual Property Organization)的國際檢索單位進行國際檢索,并由國際局進行國際公開;在優(yōu)先權(quán)日起,30個月申請人可根據(jù)需求向指定國遞交申請,從而進入有需求的國家。當然,申請人也可以在國內(nèi)提出申請的同時提出PCT申請。
需要注意的是,PCT途徑申請是指專利申請體系,目前不存在“PCT國際專利”,只有PCT國際申請或PCT申請。
1、 本地申請。以國內(nèi)專利為例,國內(nèi)企業(yè)向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了專利申請,該專利的申請日就是優(yōu)先權(quán)日。向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局申請發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯@男枰峤粚@埱髸⒄f明書摘要、摘要附圖、權(quán)利要求書、說明書和說明書附圖;申請外觀專利的需要提交外觀設(shè)計專利請求書、圖片或者照片(要求保護色彩的,應當提交彩**片或者照片)以及對該外觀設(shè)計的簡要說明。
2、 PCT國際申請:在優(yōu)先權(quán)日起12個月內(nèi),申請人向受理局提交國際申請文件,受理局可以是國家局、地區(qū)局或WIPO的國際局。國內(nèi)企業(yè)可以直接向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交國際申請。
3、 國際檢索報告及書面意見:受理局確認受理后,將由國際檢索單位進行檢索,以審查該發(fā)明是否具有新穎性以及創(chuàng)造性等,并出具檢索報告和書面意見。中國國家知識產(chǎn)權(quán)局亦列屬于世界上的國際檢索單位。申請人可以參考國際檢索單位出具的檢索報告和書面意見,初步了解或判斷該發(fā)明的授權(quán)前景,從而制定下一步申請計劃,比如是否有必要繼續(xù)進行申請程序或者是否需要修改申請文件。
4、 國際公布:自優(yōu)先權(quán)日起18個月后,國際局會公布專利申請文件。
5、 國際初步審查(可選):申請人應當自傳送國際檢索報告和書面意見之日起3個月或自優(yōu)先權(quán)日起22個月內(nèi)(以后屆滿的期限為準)提出國際初步審查要求書。在國際初步審查報告做出前,申請人有權(quán)依照規(guī)定的方式,并在規(guī)定的期限內(nèi)修改權(quán)利要求、說明書或附圖。
6、 國際初步審查報告(可選):申請人提出國際初步審查后,并依照流程進行答復,國際初步審查單位自優(yōu)先權(quán)日起28個月或自啟動審查之日起6個月內(nèi)做出國際初步審查報告。
7、 進入國家階段。在優(yōu)先權(quán)日起30個月內(nèi),申請人向指定國辦理進入國家階段的手續(xù),申請人應向這些國家提交國際申請的副本、譯文,并繳納相應費用,由指定國的專利主管機關(guān)按照當?shù)胤蛇M行審查。
需要注意的是,前述國際階段中國際檢索報告、國際初步審查和專利性國際初步報告等只能作為國家階段的參考,是否授予專利權(quán)還是由國家階段的審查決定的。因此,目前大部分申請人在國際階段不會提出國際初步審查。
四、三種途徑對比
五、如何選擇途徑
情況一:申請國家單一且明確,申請時間較為緊急。
推薦:直接申請 ★★★★☆
巴黎公約途徑:★★★☆☆
PCT途徑:★☆☆☆☆
如果一家企業(yè)對應市場在某國家或某地區(qū),且產(chǎn)品將近上市,則可以選擇直接向市場所在國家或地區(qū)申請,以便專利申請得以快速受理,產(chǎn)品可以盡快上市。例如,某企業(yè)在國內(nèi)制造產(chǎn)品,產(chǎn)品對應市場在美國;此時該企業(yè)可選擇直接向美國專利商標局申請產(chǎn)品專利。
情況二:申請國家并不明確或較多,申請時間并不緊急
推薦:直接申請 ☆☆☆☆☆
巴黎公約途徑 ★★★☆☆
PCT途徑:★★★★★
各個國家的專利法不同,要求的語言、文本形式也各有不同。如果同時直接向多個國家進行申請,需要研究各國專利法的不同,委托眾多代理機構(gòu),尋找各國國家語言的專業(yè)翻譯,一次性繳納足夠的多個國家專利申請費用和翻譯費用,甚至需要在各個國家之間奔波,投入的人力、物力和財力巨大,每個國家都會重復審查申請,其結(jié)果也是未知數(shù)。
如果企業(yè)產(chǎn)品對應技術(shù)方案剛提出來,尚未確定市場,則可以選擇先將該技術(shù)方案向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出首次申請,在根據(jù)巴黎公約進入市場對應國家或者根據(jù)遞交PCT申請;亦可同時利用巴黎公約和PCT申請。
如果通過巴黎公約途徑,則申請人可以有12個月或6個月的時間明確需要申請的國家,也有相對較長的時間準備各國的申請文件。對于獲權(quán)時間有一定要求的,則可以優(yōu)先考慮巴黎公約途徑。
但是,如果申請國家較多,特別是無法確定申請國家的,則可以優(yōu)先考慮PCT途徑,從而有更多時間和材料考慮是否申請。
當要申請進入的國家數(shù)目較多時,如果選擇巴黎公約,申請人在12個月(優(yōu)先權(quán)期限)需要支付大量費用;如果申請人當前資金又不十分充足的情況,選擇PCT途徑會更加適合一些。
例如,某企業(yè)研發(fā)出一新產(chǎn)品,該產(chǎn)品目前在試產(chǎn)階段,暫未公開,且短期內(nèi)可能暫時無法量產(chǎn),該企業(yè)仍可針對該產(chǎn)品申請系列專利;過了幾個月,產(chǎn)品成功量產(chǎn)且主要市場在美國,這個時候,該企業(yè)可通過巴黎公約途徑將其專利進入美國,由此使得專利(發(fā)明)能夠在較短的時間內(nèi)進入申請國家的國家審核階段,以便盡早獲得專利授權(quán);但是該企業(yè)可能存在其他海外市場,因此該企業(yè)可以再遞交一份PCT申請,再根據(jù)需求在優(yōu)先權(quán)日起30個月內(nèi)向需要申請的國家遞交申請文件。
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