一、問(wèn)題的提出
《專利審查指南》規(guī)定，在專利無(wú)效程序中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利文件的修改僅限于權(quán)利要求書，其原則是：
(1)不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱。
(2)與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。
(3)不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
(4)一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。
2010年《專利審查指南》規(guī)定無(wú)效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求的修改方式一般限于對(duì)權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除三種方式，2017年修改的《專利審查指南》對(duì)無(wú)效程序中權(quán)利要求的修改方式的要求更為寬松，但一般也僅限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定和明顯錯(cuò)誤的修正四種方式。
但是，由于上述規(guī)定較為原則，而權(quán)利要求修改的方式則多種多樣，所以權(quán)利要求的修改是否可以接受成為了專利無(wú)效程序中極易引發(fā)爭(zhēng)議的問(wèn)題。
二、案例闡釋
案例：阿爾法拉瓦爾股份有限公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，原審第三人SWEP國(guó)際公司發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案
案號(hào)：（2019）最高法知行終19號(hào)
來(lái)源：知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2019）
裁判要旨：
專利無(wú)效宣告程序中對(duì)于權(quán)利要求具體修改方式的要求
無(wú)效宣告程序中對(duì)于權(quán)利要求書具體修改方式的限制，應(yīng)當(dāng)著眼于實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)利要求書的修改滿足不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍兩個(gè)法律標(biāo)準(zhǔn)的立法目的，兼顧行政審查行為的效率與公平保護(hù)專利權(quán)人的貢獻(xiàn)，不宜對(duì)具體修改方式作出過(guò)于嚴(yán)格的限制，否則將使得對(duì)修改方式的限制純粹成為對(duì)專利權(quán)**利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P。
權(quán)利要求修改是否擴(kuò)大原專利保護(hù)范圍的比對(duì)基準(zhǔn)
專利無(wú)效宣告程序中，當(dāng)權(quán)利要求的修改系將從屬權(quán)利要求的全部或部分附加技術(shù)特征補(bǔ)入其所引用的獨(dú)立權(quán)利要求時(shí)，判斷修改后的獨(dú)立權(quán)利要求是否擴(kuò)大了原專利的保護(hù)范圍，應(yīng)以作為修改對(duì)象的原專利的獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍為基準(zhǔn)，而非以該附加技術(shù)特征所屬的原權(quán)利要求的保護(hù)范圍為基準(zhǔn)。
案情簡(jiǎn)介：
涉案專利的權(quán)利要求1為：
1.一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
(i)將鐵基釬焊填料物質(zhì)施加至不銹鋼部件；
(ii)任選地組裝部件；
(iii)在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來(lái)自步驟(i)或(ii)的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
(iv)提供所得的釬焊區(qū)域平均硬度小于600HV1的制品；和；
(v)任選地重復(fù)步驟(i)、步驟(ii)和步驟(iii)的一步或多步。
2.權(quán)利要求1的方法，其中
通過(guò)該方法密封或填充大于76μm的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。
18.根據(jù)權(quán)利要求1或2的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一種或者多種。
19.根據(jù)權(quán)利要求18的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25wt％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一種。
20.根據(jù)權(quán)利要求19的方法，其中，鐵基釬焊填料物質(zhì)至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B。
在專利無(wú)效程序中，專利權(quán)人阿爾法拉瓦爾公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了經(jīng)過(guò)修改的權(quán)利要求書，其中將從屬權(quán)利要求2和20的附加技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1中，刪除權(quán)利要求18-22并調(diào)整了引用關(guān)系。修改后的權(quán)利要求1為：
1.一種釬焊不銹鋼制品的方法，包含：
(i)將鐵基釬焊填料物質(zhì)施加至不銹鋼部件，其中，鐵基針焊填料物質(zhì)至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B；
(ii)任選地組裝部件；
(iii)在非氧化性氣氛、還原性氣氛、真空或者它們組合中，加熱來(lái)自步驟(i)或(ii)的部件至少1000℃，且在至少1000℃的溫度加熱該部件至少15分鐘；
(iv)提供所得的釬焊區(qū)域平均硬度小于600HV1的制品；和
(v)任選地重復(fù)步驟(i)、步驟(ii)和步驟(iii)的一步或多步，其中
通過(guò)該方法密封或填充大于76m的接頭、孔、間隙、裂紋或裂縫。
但是，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在被訴的無(wú)效決定中認(rèn)定，上述對(duì)權(quán)利要求的修改不符合專利法實(shí)施細(xì)則第六十八條和2010年《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)的規(guī)定。
專利權(quán)人針對(duì)被訴決定提起了行政訴訟，一審法院同樣認(rèn)定專利權(quán)人的修改不符合專利法實(shí)施細(xì)則第六十八條的規(guī)定。專利權(quán)人不服一審行政判決，提起上訴。
在上訴案件中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的答辯理由為：(一)原審判決關(guān)于對(duì)本專利權(quán)利要求的修改擴(kuò)大了原專利保護(hù)范圍的認(rèn)定正確。阿爾法拉瓦爾公司在無(wú)效宣告程序修改的權(quán)利要求1并未包含授權(quán)權(quán)利要求18、19的特征，且采用開(kāi)放式撰寫方式，并未排除鐵基釬焊填料物質(zhì)可含有P、Mn、C、Hf四種元素。當(dāng)鐵基釬焊填料物質(zhì)含有上訴四種元素時(shí)，由于修改后的權(quán)利要求1對(duì)此無(wú)限定，故實(shí)際上擴(kuò)大了原專利的保護(hù)范圍。(二)被訴決定于2016年作出，不應(yīng)適用2017年《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定。而且根據(jù)2002年修訂的《專利法實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱專利法實(shí)施細(xì)則)第六十八條的規(guī)定，無(wú)論適用2010年或者2017年的《專利審查指南》，上述修改均不得被接受。
裁判文書摘錄：
(一)關(guān)于阿爾法拉瓦爾公司對(duì)本專利權(quán)利要求的修改是否應(yīng)予接受的問(wèn)題
專利法實(shí)施細(xì)則第六十八條第一款規(guī)定：“在無(wú)效宣告請(qǐng)求的審查過(guò)程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍?！?br />
文字是表達(dá)思想的工具，專利文件一旦用文字方式固定，其技術(shù)方案也就確定了。但無(wú)論是語(yǔ)言表達(dá)的準(zhǔn)確性，還是專利權(quán)人的認(rèn)知能力都可能存在局限性，特別是對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)以及發(fā)明創(chuàng)造存在認(rèn)知局限，因此，專利法賦予專利權(quán)人可以對(duì)專利文件進(jìn)行修改的權(quán)利。一方面，為保護(hù)專利權(quán)人的發(fā)明創(chuàng)造和技術(shù)貢獻(xiàn)，進(jìn)而推動(dòng)全社會(huì)的創(chuàng)新動(dòng)力，應(yīng)允許專利權(quán)人對(duì)專利文件進(jìn)行適當(dāng)修改，而不簡(jiǎn)單將專利權(quán)無(wú)效作為對(duì)權(quán)利人撰寫水平不足的懲罰。另一方面，雖然允許專利權(quán)人可以對(duì)專利文件作適當(dāng)修改，但是在無(wú)效宣告程序中，基于社會(huì)公眾對(duì)已授權(quán)專利文件的信賴?yán)妫苊鈱＠麢?quán)人利用修改機(jī)會(huì)將專利申請(qǐng)時(shí)未完成的技術(shù)內(nèi)容補(bǔ)充到專利文件中，故權(quán)利人對(duì)權(quán)利要求的修改要受到一定限制，并特別要求無(wú)效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求的修改不得超出原專利的保護(hù)范圍。這是在專利權(quán)人利益與社會(huì)公共利益之間實(shí)現(xiàn)利益平衡的制度設(shè)計(jì)。一般來(lái)說(shuō)，對(duì)權(quán)利要求的任何修改都將使得專利的保護(hù)范圍發(fā)生變化，判斷專利權(quán)人在無(wú)效宣告行政程序中的修改是否應(yīng)被接受，應(yīng)當(dāng)以不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍和不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍為標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)此，應(yīng)根據(jù)案件的具體情況，適度靈活把握原專利文件公開(kāi)的內(nèi)容，結(jié)合不同修改方式的特點(diǎn)予以綜合考量。
本案中，判斷阿爾法拉瓦爾公司對(duì)本專利權(quán)利要求的修改是否應(yīng)被接受，需要結(jié)合其對(duì)權(quán)利要求的修改方式和修改內(nèi)容具體判斷。
1.關(guān)于權(quán)利要求的修改方式。被訴決定認(rèn)為當(dāng)授權(quán)權(quán)利要求18引用權(quán)利要求2時(shí)，權(quán)利要求20的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利要求1、2、18、19、20的全部技術(shù)特征，而目前的修改方式中僅僅將授權(quán)權(quán)利要求20的附加技術(shù)特征加入到權(quán)利要求1或權(quán)利要求2中，故認(rèn)定專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求的修改方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第六十八條及2010年《專利審查指南》的規(guī)定。分析上述審查邏輯，被訴決定系以對(duì)本專利權(quán)利要求的修改不符合2010年《專利審查指南》的修改方式為由不予接受。對(duì)此，本院認(rèn)為，雖然被訴決定依據(jù)的2010年《專利審查指南》規(guī)定無(wú)效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求的修改方式一般限于對(duì)權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除三種方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。無(wú)效宣告程序中，修改方式作為手段，應(yīng)當(dāng)著眼于實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)利要求書的修改滿足不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍兩**律標(biāo)準(zhǔn)的立法目的，兼顧行政審查行為的效率與公平保護(hù)專利權(quán)人的貢獻(xiàn)，而不宜對(duì)具體修改方式作出過(guò)于嚴(yán)格的限制，否則將使得對(duì)修改方式的限制純粹成為對(duì)專利權(quán)**利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P。特別是，2017年《專利審查指南》已經(jīng)將無(wú)效宣告程序中的修改方式擴(kuò)展到四種基本修改方式，包括對(duì)權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。在對(duì)權(quán)利要求書的修改滿足不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍兩**律標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對(duì)修改方式的適度放寬，既有助于專利確權(quán)程序聚焦發(fā)明創(chuàng)造核心，又不會(huì)影響社會(huì)公眾對(duì)已授權(quán)專利文件的信賴?yán)?。本案中，阿爾法拉瓦爾公司的修改方式，系將從屬?quán)利要求2、20的技術(shù)特征進(jìn)一步限定至授權(quán)權(quán)利要求1中，屬于對(duì)權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，該修改方式應(yīng)被接受。
2.關(guān)于權(quán)利要求修改不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍的比對(duì)基準(zhǔn)。專利無(wú)效宣告程序中，當(dāng)權(quán)利要求的修改系將從屬權(quán)利要求的全部或部分附加技術(shù)特征補(bǔ)入其所引用的獨(dú)立權(quán)利要求時(shí)，判斷修改后的獨(dú)立權(quán)利要求是否擴(kuò)大了原專利的保護(hù)范圍，應(yīng)以作為修改對(duì)象的原專利的獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍為基準(zhǔn)。即，應(yīng)當(dāng)將修改后的獨(dú)立權(quán)利要求與原專利保護(hù)范圍最大的獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行比較，而非與原專利保護(hù)范圍較小的從屬權(quán)利要求進(jìn)行比較。這是因?yàn)椋瑢＠跈?quán)后對(duì)社會(huì)公眾具有公示作用，社會(huì)公眾的信賴?yán)嫱ǔ＝⒃诒Ｗo(hù)范圍最大的獨(dú)立權(quán)利要求上，并據(jù)此預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)自身行為的合法性。將從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征加入到獨(dú)立權(quán)利要求中，系對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，并未擴(kuò)大原獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍，相反還會(huì)縮小原獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍。在此基礎(chǔ)上，不會(huì)損害原專利的公示效力，也不會(huì)損害社會(huì)公眾基于原專利而產(chǎn)生的信賴?yán)?。本案中，阿爾法拉瓦爾公司在無(wú)效宣告程序中修改了本專利權(quán)利要求書，將從屬權(quán)利要求2、20的附加技術(shù)特征補(bǔ)入至授權(quán)權(quán)利要求1中，是對(duì)授權(quán)權(quán)利要求1的進(jìn)一步限定，并未擴(kuò)大授權(quán)權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。原審法院認(rèn)為由于修改后的權(quán)利要求1對(duì)權(quán)利要求19中P、Mn、C、Hf元素的具體含量范圍并無(wú)限定，故擴(kuò)大了原專利的保護(hù)范圍，上述認(rèn)定實(shí)質(zhì)上是將修改后的權(quán)利要求與原專利權(quán)利要求19的保護(hù)范圍進(jìn)行比對(duì)，比對(duì)基準(zhǔn)有誤，本院予以糾正。
綜上，阿爾法拉瓦爾公司在無(wú)效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求的修改方式應(yīng)被接受，且修改范圍未超出原專利的保護(hù)范圍，該修改符合專利法實(shí)施細(xì)則第六十八條之規(guī)定。原審法院對(duì)此認(rèn)定錯(cuò)誤，本院予以糾正。阿爾法拉瓦爾公司關(guān)于修改后的權(quán)利要求1未超出原專利保護(hù)范圍的上訴主張成立，本院予以支持。
案例簡(jiǎn)評(píng)：
本案體現(xiàn)了司法審查中，對(duì)無(wú)效程序中權(quán)利要求的修改秉持更加寬松的態(tài)度，實(shí)質(zhì)認(rèn)同了對(duì)于2017年之前審理的專利，也可以采用2017年《專利審查指南》規(guī)定的對(duì)權(quán)利要求進(jìn)一步限定的修改方式。本案?jìng)鬟f出一種信息，雖然現(xiàn)行《專利審查指南》限定了無(wú)效程序中對(duì)權(quán)利要求的修改一般只能采用規(guī)定的四種修改方式，但是也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。只要對(duì)權(quán)利要求書的修改未超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，同時(shí)沒(méi)有擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，則仍然存在被認(rèn)可的可能性。同時(shí)，需要注意的是，判斷是否擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)比較修改前后的同一權(quán)利要求，而不能將補(bǔ)入特征的權(quán)利要求，與該特征原來(lái)所在的從屬權(quán)利要求進(jìn)行比較。
三、小結(jié)
為了確保專利授權(quán)之后，專利的保護(hù)范圍較為穩(wěn)定，不會(huì)超出社會(huì)公眾的預(yù)期，因而，專利無(wú)效程序中僅可以對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，而且要對(duì)權(quán)利要求的修改方式予以限定，即不僅僅不能超出說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，而且也不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。
2017年修改的《專利審查指南》，增加了“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的修改方式。權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。這種修改方式允許專利權(quán)人“精確”地限縮原有的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，但是，不允許專利權(quán)人將說(shuō)明書的特征補(bǔ)入權(quán)利要求中，也不允許專利權(quán)人利用權(quán)利要求里的特征重新“組合”形成新的權(quán)利要求，因?yàn)楹髢煞N方式都將超出社會(huì)公眾對(duì)專利保護(hù)范圍的預(yù)期，而損害公眾利益。
另一方面，為了保護(hù)專利權(quán)人的技術(shù)貢獻(xiàn)，也不能過(guò)于嚴(yán)苛教條地限定權(quán)利要求的修改方式，因?yàn)楦鱾€(gè)技術(shù)領(lǐng)域權(quán)利要求的撰寫有不同的特點(diǎn)，每件專利也有其特定情況，應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人在不違背上述原則的情況下，更加靈活地“進(jìn)一步限定”權(quán)利要求，使得授權(quán)的專利保護(hù)范圍更加合理，從而平衡社會(huì)公眾與專利權(quán)人的利益。
最后，建議專利權(quán)人在一般情況下盡量按照《專利審查指南》規(guī)定的方式修改權(quán)利要求，以免引發(fā)不必要的爭(zhēng)議。但是，在特殊情況下，如果采用了非審查指南規(guī)定的修改方式，只要符合上述修改原則，也可以爭(zhēng)辯審查指南并未完全排除存在其他修改方式的可能性，從而盡力獲得對(duì)修改的認(rèn)可。
