一、引言
近日自媒體上流出了關(guān)于專利同日申請的一些信息：“同日申請數(shù)量太多，客觀上增加了專利申請數(shù)量；一種方案，審查兩次，消耗了審查資源。同日申請實用新型專利授權(quán)后，發(fā)明專利4年后再進(jìn)入實質(zhì)審查，或者實用新型專利授權(quán)后增加一段時間猶豫期，決定是否需要轉(zhuǎn)換類型為發(fā)明專利?！?br />
所以現(xiàn)在是否還需要進(jìn)行同日申請成為了眾多專利申請人重點關(guān)心的問題。
二、同日申請的前世今生
1、國內(nèi)同日申請的起源
在20世紀(jì)90年代，中國的專利法剛實施十年左右的時候，一些專利申請人既希望能夠較快地獲得專利保護(hù)，又希望能夠獲得保護(hù)期限更長的發(fā)明專利權(quán)，同時國家知識產(chǎn)權(quán)局也面臨發(fā)明專利申請積壓較為嚴(yán)重的情況。針對上述問題，國家知識產(chǎn)權(quán)局采取了一項措施，即允許同一申請人同日或者先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請發(fā)明專利，又申請實用新型專利，以此來緩解專利申請人的需求和減少發(fā)明專利申請積壓。
在1995年9月28日頒布的《審查指南公報》（第6號）指出，對于同一申請人同日或者先后就同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請發(fā)明專利又申請實用新型專利的，在發(fā)明符合授權(quán)條件的情況下，只要申請人聲明放棄其已經(jīng)獲得的實用新型專利權(quán)，就可以授予其發(fā)明專利權(quán)。由于發(fā)明專利對創(chuàng)造性的要求高于實用新型專利，因而，就一項針對產(chǎn)品的發(fā)明創(chuàng)造而言，專利申請人依法擁有分別尋求發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠Ｗo(hù)的選擇權(quán)。
2、國外主要國家實用新型申請概況
?。?）日本的實用新型專利和發(fā)明專利是分開立法的，日本發(fā)明發(fā)明專利對應(yīng)的法律為《特許法》，實用新型專利對應(yīng)的法律為《實用新案法》。
日本實行的是實用新型專利和發(fā)明專利的轉(zhuǎn)換制度，根據(jù)《特許法》第46條的規(guī)定，“實用新型專利申請人可以自申請日起3年內(nèi)，將其實用新型專利申請轉(zhuǎn)換為發(fā)明專利申請。原實用新型專利申請則視為被撤銷?！薄秾嵱眯掳阜ā返?0條規(guī)定，“在發(fā)明專利申請日起9年零6個月的期限內(nèi)，發(fā)明專利申請人可以將其申請轉(zhuǎn)換為實用新型專利申請?；蛘咴谑盏阶畛醯木芙^決定之日起30天內(nèi)，將發(fā)明專利申請轉(zhuǎn)換為實用新型專利申請，原發(fā)明專利申請則視為放棄?！边@樣的制度設(shè)計，使得申請人在發(fā)明專利申請不利的情況下，及時調(diào)整轉(zhuǎn)向?qū)嵱眯滦蛯＠?，也可以根?jù)商品市場表現(xiàn)預(yù)計到受實用新型專利時限所限無法充分保護(hù)的情況下尋求專利保護(hù)。
?。?）我國的專利制度很大程度上借鑒了德國的，但在實用新型專利制度上與德國有很大區(qū)別。德國的實用新型專利制度是德國允許同一申請人同時或先后提出發(fā)明專利申請和實用新型專利申請并分別授權(quán)。實用新型專利注冊申請還可以要求發(fā)明專利申請的申請日和該申請所享有的優(yōu)先權(quán)日。因此對于同一技術(shù)方案，同一人可以同時享有發(fā)明專利權(quán)以及實用新型專利權(quán)，并且兩項權(quán)利共存是合法的，不要求授予專利權(quán)前放棄注冊的實用新型權(quán)。
3、國內(nèi)同日申請的現(xiàn)狀
實用新型專利保護(hù)制度的意義主要體現(xiàn)在其審查授權(quán)的周期短，方便創(chuàng)新主體搶得先機(jī)，但對其技術(shù)方案創(chuàng)新程度的要求相比于發(fā)明較低，詳見專利法第二十二條第三款的規(guī)定（創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進(jìn)步。）
為了促進(jìn)創(chuàng)新，完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境，國家知識產(chǎn)權(quán)局近年來也開展了多項專利審查提質(zhì)增效工作，同時推行了多種發(fā)明專利的加快制度。在這個大背景下，如果申請人想快速獲取發(fā)明專利的授權(quán)來對自己的技術(shù)進(jìn)行保護(hù)，那么就可以直接通過加快制度申請發(fā)明專利，而不需要通過同日申報來較快地獲得專利保護(hù)。所以從目前的專利審查現(xiàn)狀來說，同日申請受到各方面約束也是情理之中。
三、現(xiàn)行審查制度下的應(yīng)對措施
對于還仍然進(jìn)行發(fā)明和實用新型同日申請的專利申請人，我們提出以下建議：
1、如果專利申請人想對自己的技術(shù)快速獲得專利保護(hù)，那么可以通過發(fā)明專利加快制度來實現(xiàn)?，F(xiàn)行發(fā)明專利的加快主要是兩種方式：發(fā)明專利預(yù)審制度和發(fā)明專利優(yōu)先審查制度。
發(fā)明專利預(yù)審制度是通過各地方保護(hù)中心對發(fā)明專利預(yù)審，預(yù)審?fù)ㄟ^后再提交國家知識產(chǎn)權(quán)局，預(yù)審的發(fā)明專利結(jié)案時間一般在兩到三個月，缺點就是預(yù)審的數(shù)量會受到企業(yè)過去申請數(shù)量的限制，也就是說企業(yè)過去申請專利越多，保護(hù)中心分配到該企業(yè)的預(yù)審名額就越多，同時各保護(hù)中心對于可以進(jìn)行預(yù)審申請的技術(shù)領(lǐng)域都有所不同，例如四川省保護(hù)中心目前預(yù)審的技術(shù)領(lǐng)域為電子信息技術(shù)和裝備制造。
發(fā)明優(yōu)先審查制度是在發(fā)明專利進(jìn)入實時審查之后，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交優(yōu)先審查文件來加快審查進(jìn)度，優(yōu)先審查的發(fā)明專利結(jié)案時間一般在7個月到1年左右，發(fā)明專利優(yōu)先審查同樣受到技術(shù)領(lǐng)域的約束。
2、通過對技術(shù)可專利性的分析對自己的專利進(jìn)行布局：
首先應(yīng)當(dāng)明確，發(fā)明專利和實用新型專利的創(chuàng)造性評價是不同的，換而言之，對于同樣的一個技術(shù)來說，專利權(quán)同樣穩(wěn)定的發(fā)明專利和實用新型專利的保護(hù)范圍也是可以不同的。所以對一項技術(shù)進(jìn)行專利申請時，可以通過詳盡的檢索來確定發(fā)明專利的保護(hù)范圍和實用新型專利的保護(hù)范圍，然后再將發(fā)明和實用新型在同一天進(jìn)行申報。
這樣發(fā)明專利和實用新型專利在專利法第九條中實際構(gòu)成了不同的發(fā)明創(chuàng)造，從而可以同時獲取發(fā)明的專利權(quán)和實用新型的專利權(quán)。當(dāng)然，這對檢索能力的要求是非常高的，專利申請人可以選擇在業(yè)內(nèi)較為知名和專業(yè)的專利代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢索和布局。
3、絕對嚴(yán)禁通過小幅修改發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜋?quán)利要求，并在不同時間申報的方式進(jìn)行規(guī)避：
國家知識產(chǎn)權(quán)局在《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》（國家知識產(chǎn)權(quán)局令75號）中明文規(guī)定了關(guān)于非正常申請的認(rèn)定方式，其中明確提到了“同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請”，所以通過小幅修改發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜋?quán)利要求，而不是通過檢索布局的方式進(jìn)行權(quán)利要求調(diào)整是很容易被認(rèn)定為非正常申請的，帶來的后果會非常嚴(yán)重。
四、結(jié)語
從專利法2020年的修訂可以看出，中國的專利法正在逐漸同國際接軌，無論是針對海牙協(xié)定修改的外觀專利保護(hù)期限，還是針對醫(yī)藥技術(shù)的專利權(quán)期限補(bǔ)償，都表明了中國專利制度向著完善的方向邁進(jìn)。而過去產(chǎn)生的一些已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)前環(huán)境的制度也正在慢慢的被淘汰，目前以良法善治推動改革開放促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見成效，未來可期。
標(biāo)簽：
