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海外專利申請布局策略:防止專利制度差異下的“燈下黑”

作者:行之集團-安達   來源:行之知識產(chǎn)權(quán)   時間:2022-03-04

 

  本文關(guān)鍵詞:海外專利申請,專利申請途徑,pct專利申請,歐洲專利制度,專利申請注意事項
  隨著我國經(jīng)濟和科技的發(fā)展,我國許多企業(yè)的經(jīng)濟能力和創(chuàng)新能力逐漸增強,其產(chǎn)品或服務(wù)逐步走向全球,作為重要的創(chuàng)新主體,這些企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識不斷提高,也逐步在其產(chǎn)品或服務(wù)的目標(biāo)國家和地區(qū)申請知識產(chǎn)權(quán)保護。但是海外專利申請費用高、部分國家/地區(qū)審查周期長,因此高額的申請費用+數(shù)年的等待+不一定取得授權(quán)的結(jié)果讓部分申請人就此止步,那么如何降低申請成本和縮短審查周期就是需要解決的問題,而其中非常重要的一環(huán)就是申請策略的制定,特別是選擇申請國外專利的途徑。

  我國申請人全球?qū)@暾埖耐緩街饕邪屠韫s途徑直接申請和PCT途徑申請,而進入歐洲還有多種多樣的途徑。各國的專利制度以及支持申請人申請專利的途徑對申請人的專利申請策略影響較大,筆者在下文中,將對申請人如何運用不同的申請途徑來保護發(fā)明創(chuàng)造的問題作一些探討。

國際專利申請

  一、我國申請人向外申請專利的兩種途徑及注意事項

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  我國申請人要求國內(nèi)優(yōu)先權(quán)向外申請專利具有兩種途徑:傳統(tǒng)專利申請途徑和PCT途徑。
  1、傳統(tǒng)專利申請途徑
  傳統(tǒng)專利申請途徑即俗稱的巴黎公約途徑,申請人按照巴黎公約的約定在12個月(外觀專利6個月)的優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)向目標(biāo)國家或地區(qū)提出專利申請。
  2、PCT專利申請途徑
  PCT途徑,按照PCT條約規(guī)定,申請人在12個月優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)提出國際專利申請,可以同時在全世界加入PCT條約的155個國家尋求對其發(fā)明的保護,但是要獲得相應(yīng)的專利保護,還需要在各國規(guī)定的期限前向所在的國家和地區(qū)提出專利申請,大部分國家的期限規(guī)定為優(yōu)先權(quán)日起30或31個月。
  3、兩種途徑的優(yōu)缺點比較
  巴黎公約途徑由于需要在12個月內(nèi)決定是否申請,因此需要在較短的時間(優(yōu)先權(quán)日起12個月)內(nèi)對專利的授權(quán)前景和商業(yè)前景進行判斷,并準(zhǔn)備材料和費用完成申請。而PCT途徑則將該決策時間延長至30-31個月,給予申請人充分調(diào)研的時間并且在該期限內(nèi)還能獲得國際檢索報告、國內(nèi)的審查意見通知書等有利于申請人判斷專利授權(quán)前景的輔助材料,但PCT途徑需要多繳納國際申請階段的費用。因此,兩種途徑各有優(yōu)劣,申請人應(yīng)該根據(jù)自身的情況判斷采取何種方式向外申請專利。

  (二)PCT專利申請注意事項

  由于PCT途徑可以給申請人足夠多的時間,成為許多申請人的首選方式,大部分申請人一般等到臨近30個月的期限時再考慮是否進入國家階段的事宜,這也容易對申請造成影響,申請人在前期選擇申請途徑以及以PCT途徑申請的過程中都必須關(guān)注PCT途徑的幾個注意事項:
  1、并非所有巴黎公約的成員國都加入了PCT條約
  還有阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、也門、委內(nèi)瑞拉等25個巴黎公約的成員國未加入PCT條約,如果申請人不加以了解,采用PCT途徑申請,在12個月的期限屆滿時,根本無法進入這類國家,申請人的發(fā)明創(chuàng)造就永遠喪失了在這些國家獲得保護的機會;
  2、關(guān)注PCT途徑的特殊時限
  目前,盧森堡、坦桑尼亞雖然為PCT成員國,但根據(jù)PCT條約第22條規(guī)定,如果不提出國際初審,進入國家的期限依次為20個月、21個月,申請人如果需要進入這2個國家,必須重點關(guān)注這個時限。
  3、部分國家不支持PCT直接進入國家階段
  在歐洲,部分國家,例如比利時、塞浦路斯、法國、希臘、愛爾蘭、拉脫維亞、馬耳他、摩納哥、荷蘭、斯洛文尼亞、立陶宛、圣馬力諾11個國家不支持PCT直接進入其國家階段,申請人只能通過(1)PCT途徑申請歐洲專利指定這些國家,歐洲專利獲得授權(quán)后再到這些國家辦理生效手續(xù),或者(2)直接通過巴黎公約途徑進入這些國家。
  4、外觀專利不適用PCT途徑
  外觀專利不能通過PCT途徑進入其他國家和地區(qū),因此申請外觀專利只能通過巴黎公約途徑在優(yōu)先權(quán)日起6個月內(nèi)向其他國家或地區(qū)提出申請。

  二、不可忽略的歐洲專利制度

  歐洲國家通過《歐洲專利公約》(以下簡稱《公約》或EPC)建立了一套同一的歐洲專利制度,這一制度覆蓋了38個成員國(Member states,包括歐盟全部27個國家和冰島、瑞士、土耳其等11個非歐盟國家),并可覆蓋到延展國(Extension states)到波黑、黑山;授權(quán)的專利還可以根據(jù)協(xié)議到生效國(Validation states)摩洛哥、摩爾多瓦、柬埔寨、突尼斯生效。
  1977年歐洲專利局(EPO)建立,根據(jù)《公約》規(guī)定,申請人可以向EPO遞交一份專利申請,并指定對其發(fā)明給予保護的EPC締約國。如果該申請通過審查并獲得批準(zhǔn),申請人在限定時間內(nèi)在所有指定國辦理生效,生效后在指定國獲得專利權(quán)。因此,由于歐洲專利覆蓋的范圍廣、操作的便捷性,申請人一般更喜歡選擇通過PCT途徑申請歐洲專利,然而這種程序也具有一定的局限性。
  選擇EPO作為專利審批機構(gòu),以下幾點需要考慮:
  (1)專利申請將接受更為嚴(yán)格的審查;
  (2)審查時間長,EPO的專利審查一般持續(xù)2-5年;
 ?。?)申請費用高:申請EPO專利,需要繳納申請費、指定費、補充檢索費、審查費,如果審查時間持續(xù)較長,自國際申請日第三年起每年還要繳納維持費,資料顯示,相比于獲得一件美國專利或日本專利,獲得一件歐洲專利的成本要高出很多;
 ?。?)專利權(quán)的行使方面也存在諸多不確定因素,如德國法院和英國法院經(jīng)常就同一性質(zhì)的問題作出截然不同的判決。
  相比較而言,如果申請人的目標(biāo)明確,僅瞄準(zhǔn)少數(shù)國家或者不支持PCT直接進入國家階段的EPC國家,則不建議選擇EPO作為專利審批機構(gòu)。單獨向歐洲的某個或某幾個國家申請專利,則可能在成本、授權(quán)時間、獲得授權(quán)等一方面或多方面更具有優(yōu)勢。
  例如,如果申請人的目標(biāo)國家僅為英國,則可以直接通過巴黎公約途徑或PCT途徑進入英國,相較于通過歐洲專利指定英國,可以降低申請成本,也可能縮短授權(quán)時間。
  又如,直接申請德國實用新型專利,德國專利局對實用新型不進行實質(zhì)審查,可以簡單快捷地得到授權(quán),而EPO的審查標(biāo)準(zhǔn)遠高于德國實用新型的審查標(biāo)準(zhǔn),因而在EPO不能獲得授權(quán)的專利,在德國專利局就能獲得授權(quán),而且在成本和時間方面也具有優(yōu)勢。
  再如,申請的目標(biāo)國家僅為法國,申請人不能在PCT申請程序中直接指定法國,這種情況下,申請人可以通過巴黎公約途徑在12個月的優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)直接進入法國,不僅能避免上述EPO審批必須面臨的幾個問題,而且法國國內(nèi)專利申請程序還有很多有利于申請人的方面:
 ?。╝)更容易獲得授權(quán)且申請時間短:
  法國專利制度中規(guī)定,對發(fā)明專利進行有限的而非嚴(yán)格的實質(zhì)審查,主要表現(xiàn)在:對創(chuàng)造性和實用性不做審查,僅對明顯不屬于發(fā)明創(chuàng)造的客體、明顯不屬于可授予專利的發(fā)明或明顯缺乏新穎性的發(fā)明予以駁回(規(guī)定予法國《知識產(chǎn)權(quán)法典》第L612—12條),將專利檢索報告提供給申請人和公眾以方便對專利效力進行評價。由于不進行實質(zhì)審查,法國專利的審查周期相對較短,法國國家工業(yè)產(chǎn)權(quán)局(INPI)在申請日之后7至9個月內(nèi)發(fā)出初步檢索報告和可專利性意見(opinion on patentatibily ),大致第27個月即行授予專利。相較于通過PCT程序申請歐洲專利再指定法國,授權(quán)時間大部分可以控制在2年半時間內(nèi),而且更容易獲得授權(quán)。
 ?。╞)以低成本獲取高質(zhì)量專利檢索評價報告:
  INPI出具的專利檢索評價報告是由EPO完成,報告的質(zhì)量很高,繳納的檢索費比直接向EPO申請的檢索評價報告所需的費用低很多,差價部分由INPI承擔(dān)。因此直接申請法國專利可以以較低的費用獲得高質(zhì)量的檢索報告,據(jù)以判斷專利的有效性,進而決定是否申請歐洲專利和國際專利。如果繼續(xù)申請歐洲專利或國際專利。INPI出具的專利檢索報告仍可以用于歐洲及國家的申請程序,繼續(xù)進行歐洲專利申請時,EPO還將免除檢索費。
  意大利專利申請也具有類似的規(guī)定,向意大利專利局申請專利后,專利申請由EPO進行檢索,大概在9個月左右可以獲得檢索結(jié)果,如果申請人繼續(xù)就該同一專利向EPO遞交專利申請,EPO不再向申請人收取大約1775歐元的專利檢索費。也能快速、低成本地獲取高質(zhì)量的專利檢索報告。
  綜上,如果申請人的歐洲目標(biāo)國家較少或需要進入不支持PCT直接進入的國家,單獨進入目標(biāo)國家的優(yōu)勢較大,申請人可以考慮單獨進入。但是對于需要進入的國家較多(超過5個),或者已經(jīng)超過12個月優(yōu)先權(quán)期限的申請,則可能通過EPO申請更具有優(yōu)勢,申請人應(yīng)根據(jù)目標(biāo)市場和專利情況具體問題具體分析。

  三、不可忽略的歐共體聯(lián)合外觀制度

  在歐洲,外觀設(shè)計與專利分屬不同的部門審批,專利由EPO進行審批和授權(quán),外觀設(shè)計由歐洲知識產(chǎn)權(quán)局(EUIPO)進行審批和授權(quán)。EUIPO主要負責(zé)歐盟成員國內(nèi)的外觀設(shè)計和商標(biāo)的注冊工作,2003年4月1日起,歐盟的工業(yè)品外觀設(shè)計可以通過單一的安全保護系統(tǒng)進行注冊。提交后的工業(yè)品外觀設(shè)計的注冊申請將由EUIPO進行短期的審查,并在大約三個月內(nèi)發(fā)放注冊證。工業(yè)品外觀設(shè)計的注冊證將得到整個歐盟國家的承認,包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、馬耳他、塞浦路斯、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞,保加利亞、克羅地亞27個成員國。 因此,在歐洲外觀設(shè)計的注冊成本非常低,并且注冊時間非常短,但是由于權(quán)利有效區(qū)域較大,也容易被提出無效。
  結(jié)語
  從上文可以看出,許多國家都具有支持我國申請人的多種專利申請途徑,不同途徑所支出的費用不同,甚至在審查周期、審查結(jié)果上也有差異。因此,申請人在布局全球?qū)@呗詴r建議根據(jù)巴黎公約途徑和PCT途徑的優(yōu)缺點,結(jié)合申請人專利情況和市場前景綜合選擇以何種途徑進入其他國家和地區(qū);進入歐洲國家時,也會充分考慮歐洲專利制度和歐洲各國的專利制度的區(qū)別;綜合權(quán)衡,選擇一個最有利于專利保護、節(jié)省時間和成本的方式達到在目標(biāo)國家獲得專利保護的目的。
  為了進一步降低申請費用、縮短審查周期,還可以充分利用各國國家的專利制度,我們將在本系列后續(xù)文章中進一步探討,歡迎大家交流。
  以上如有不當(dāng),歡迎指正。

 

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