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【商標(biāo)】什么是美國商標(biāo)注冊的主簿注冊和副簿注冊?

作者:行之知識產(chǎn)權(quán)   來源:   時間:2020-06-15

 

  依據(jù)美國商標(biāo)法(蘭哈姆法),美國專利商標(biāo)局將注冊簿分為:主簿和副薄。大部分業(yè)內(nèi)人士和商標(biāo)持有人對主簿注冊非常熟悉;然而,許多業(yè)內(nèi)人士和商標(biāo)持有人從未聽說過第二個注冊簿,被稱為“副簿注冊”。自1946年商標(biāo)法實(shí)施以來,副簿注冊為缺乏顯著性但能區(qū)分商品或服務(wù)來源的商標(biāo)提供了注冊的可能。(蘭哈姆法第23~28節(jié),美國法典第15編第1091-1096節(jié))。例如:雜志名稱通常對其內(nèi)容具有描述性,這是副簿注冊中缺乏顯著性的商標(biāo)的范例。如果該雜志通過大量發(fā)行,被公眾知曉,進(jìn)而獲得顯著性,則該商標(biāo)可在主簿注冊進(jìn)行注冊申請。

【商標(biāo)】什么是美國商標(biāo)注冊的主簿注冊和副簿注冊?

  02
  美國主簿和副簿區(qū)區(qū)別
  只有具有顯著性的商標(biāo)才能在主簿注冊進(jìn)行商標(biāo)注冊申請,顯著性來源于商標(biāo)獨(dú)特的特征或?qū)ι虡?biāo)長期廣泛的使用。
  主簿具有以下優(yōu)勢:
  1. 推定商標(biāo)的有效性,作為商標(biāo)專用權(quán)的初步證據(jù),對商標(biāo)持續(xù)專有使用的通告。
  2. 如果商標(biāo)自注冊之日起連續(xù)、不間斷使用超過五年,該商標(biāo)有可能獲得不可爭辯性(阻止第三方對商標(biāo)的有效性進(jìn)行抗辯)。
  3. 在主簿注冊的注冊申請須符合美國專利商標(biāo)局商標(biāo)注冊的基本要求。主簿注冊的商標(biāo)申請將經(jīng)歷公告程序和異議期。
  大部分人對副簿注冊不甚了解。通常,只有當(dāng)審查員以商標(biāo)缺乏顯著性為由駁回主簿注冊的注冊申請時,副簿注冊才能被了解到。如果審查員認(rèn)為該商標(biāo)能夠區(qū)分商品和服務(wù)來源,就會允許申請人將主簿注冊的申請修改為副簿注冊的申請。
  副簿注冊僅限于正在美國或其他領(lǐng)土國家使用的商標(biāo)(與意圖使用為申請基礎(chǔ)的商標(biāo)相反)及那些在原屬國已獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)。在主簿注冊以意圖使用為基礎(chǔ)提出的商標(biāo)申請,可修改為副簿注冊的商標(biāo)申請,前提是申請人已提交使用聲明并且該使用聲明已被官方接受。審查員不能因等待申請人提交使用聲明而對該申請進(jìn)行暫停審理。因此,如果商標(biāo)申請可能因商標(biāo)缺乏顯著性而被駁回,建議等到商標(biāo)即將投入使用時再提出注冊申請。針對主簿注冊中以意圖使用為基礎(chǔ)的注冊申請?zhí)峤皇褂寐暶?,將?dǎo)致副簿注冊的商標(biāo)申請日發(fā)生變化。也就是說,美國專利商標(biāo)局會考慮將提交使用聲明修正的日期作為副簿注冊的申請日期。(美國法典第37編第2條第75款第(b)項(xiàng))。因此,審查員必須重新對美國專利商標(biāo)局的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索,以檢索出沖突商標(biāo)。此時申請人應(yīng)注意審查員可能下發(fā)駁回通知書,原因是,自原申請?zhí)峤恢罩撂峤皇褂寐暶餍拚陂g,可能已有第三方提交了申請,此申請日會早于提交使用聲明修正的日期。
  通常,副簿注冊的商標(biāo)申請由主簿注冊的商標(biāo)申請修改而來。如果申請人認(rèn)為商標(biāo)具有描述性但可能通過使用獲得顯著性,可直接在副簿注冊提交申請。
  只有缺乏顯著性的商標(biāo)才能在副簿注冊提出申請。如果商標(biāo)具有顯著性,此商標(biāo)將不能在副簿注冊獲得注冊。因此,如果在副簿注冊申請的商標(biāo)具有顯著性,則必須將該申請修改為主簿注冊的商標(biāo)申請,否則該商標(biāo)將被駁回(臨時法案第815條01款)。
  03
  主簿注冊的后續(xù)注冊
  業(yè)內(nèi)人士經(jīng)常討論如何將副簿注冊修改為主簿注冊。事實(shí)上,并不存在這樣的程序。如果在副簿注冊獲得商標(biāo)注冊的所有人欲在主簿注冊獲得商標(biāo)注冊,必須在主簿注冊提出新申請。進(jìn)而,副簿注冊的商標(biāo)注冊人將成為主簿注冊的商標(biāo)申請人。此外,副簿注冊并不意味著商標(biāo)還未獲得顯著性(第15章第1096節(jié))從而危及主簿注冊的后續(xù)注冊。
  當(dāng)商標(biāo)的持續(xù)使用時間至少為五年時,這些使用證據(jù)可被視為獲得商標(biāo)獲得顯著性的證據(jù),但這些證據(jù)通常不足以克服商標(biāo)具有描述性的缺陷。很多時候,審查員會要求提供更多的證據(jù)以證明該商標(biāo)獲得了顯著性,如:該商標(biāo)的知名度、廣告等證據(jù),及第三方出具的聲明表明此商標(biāo)已被公眾熟知,并且表明商標(biāo)與申請人/注冊人的商品或服務(wù)已唯一對應(yīng)起來。
  實(shí)際上,由于商標(biāo)通過五年的使用來獲得顯著性的時間與副簿注冊的商標(biāo)有效性維持的時間一致(自注冊之日起第5至6年內(nèi)),注冊人通常需要提交使用聲明(Section 8)以維持副簿注冊的有效性, 與此同時,商標(biāo)所有人在主簿注冊提出新申請。這樣,商標(biāo)所有人既可以維持副簿注冊的有效性,又在主簿注冊提出了新申請。如果主簿注冊的商標(biāo)獲得了注冊,可考慮放棄副簿注冊。如果商標(biāo)注冊滿10年,商標(biāo)所有人未提交續(xù)展申請,該商標(biāo)將自動無效。如果商標(biāo)注冊人欲快速放棄副簿注冊,可向美國專利商標(biāo)局提交快速放棄請求。如果申請人未能說服美國專利商標(biāo)局該商標(biāo)已具有顯著性,那么主簿注冊將不被核準(zhǔn),副簿注冊將繼續(xù)保護(hù)注冊人的權(quán)利。
  04
  副簿注冊無公告程序
  在副簿注冊的申請商標(biāo),不存在注冊前的公告程序,一旦商標(biāo)申請核準(zhǔn),該商標(biāo)將被獲準(zhǔn)注冊。如果申請人欲快速獲得商標(biāo)的注冊,可直接在副簿注冊提出申請(而不是在主簿注冊提出申請)。
  05
  副簿注冊的優(yōu)勢
  總括起來,副簿注冊具有以下優(yōu)勢:
  1.為缺乏顯著性但能夠區(qū)分商品或服務(wù)來源的商標(biāo),提供了第二種注冊方式;
  2.基于美國副簿注冊,為該商標(biāo)在其他一些國家獲準(zhǔn)注冊或獲得優(yōu)先權(quán)創(chuàng)造條件;
  3.允許使用注冊標(biāo)記,如?或短語Reg. U.S. Pat及T.M. Off;
  4.副簿注冊的商標(biāo)信息存在于官方數(shù)據(jù)庫中,供查詢用;
  5.可阻礙在后近似商標(biāo)的注冊;
  6.盡管商標(biāo)獲得了顯著性,副簿注冊仍可作為一種保護(hù)商標(biāo)的途徑。
  06
  副簿注冊的劣勢
  副簿注冊的商標(biāo)無法獲得不可爭辯性,如果申請人向美國專利商標(biāo)局提出不可爭辯性的請求(主簿注冊的商標(biāo)一般在第5至6年連同使用聲明和不可爭辯性請求一并提交),將遭到美國專利商標(biāo)局的駁回。因此,如果第三方能夠出示近似商標(biāo)的在先使用情況或其他理由證明其在先權(quán)利(或其他任何撤銷理由),則副簿注冊的商標(biāo)注冊隨時都有被撤銷的風(fēng)險。
  副簿注冊已存在了60多年,副簿注冊為能夠區(qū)分商品或服務(wù)來源的商標(biāo)提供了注冊和保護(hù)的可能,而人們對副簿注冊的重要性并不是完全了解。商標(biāo)所有人及法律顧問應(yīng)了解副簿注冊,副簿注冊程序及后續(xù)在主簿注冊的進(jìn)行注冊申請等情況。通過這種方式,通常由于商標(biāo)缺乏顯著性而無法注冊的商標(biāo)能夠得以注冊。

 

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