專利是創(chuàng)新的風(fēng)向標(biāo)，隨著越來越多的企業(yè)走出國門，如何保護自己的知識產(chǎn)權(quán)，在國外申請專利，從而由“中國制造”到“中國智造”成為很多企業(yè)面臨的問題。 讓我們一同學(xué)習(xí)美國申請專利不得不知道的十個訣竅。
1、發(fā)明人、申請人(與發(fā)明人不是同一人時)、代理人以及其他涉及專利申請準(zhǔn)備以及審查的人員與美國專利商標(biāo)局(PTO)打交道時負(fù)有主動說明義務(wù)。這尤其體現(xiàn)在申請人簽署的書面陳述中。該說明義務(wù)主要包括，告知PTO任何的現(xiàn)有技術(shù)或者其他申請人已經(jīng)知曉并在專利審查過程中對審查員來說比較重要的事實。(例如，與提交給審查員的申請文件或意見陳述中的認(rèn)定向左的測試數(shù)據(jù))。
2、專利申請必須包含一份說明書和至少一個詳細(xì)的實施例，以使得所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)說明書記載的內(nèi)容制造或者使用該發(fā)明，而無需進行大量的試驗(當(dāng)然，一些例行的試驗是可以接受的)。當(dāng)要求保護的是一種新物質(zhì)時，揭示其使用方式顯得非常重要。法院有時可能不恰當(dāng)?shù)叵拗埔粋€優(yōu)選實施例的保護范圍，為避免這種風(fēng)險，在申請中提到制作和使用本發(fā)明的替代方法對申請人會有所幫助。還有一種行之有效的方式，即將本發(fā)明首選和典型實施例的信息都包含在內(nèi)，這樣當(dāng)專利局在審查過程中找到了申請人在提交申請時尚未發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有技術(shù)并且申請人必須通過進一步限定權(quán)利要求來規(guī)避該現(xiàn)有技術(shù)時，上述說明書中的實施例將是新權(quán)利要求的修改基礎(chǔ)。
3、許多客體在美國可以被授予專利權(quán)，但在其他一些國家可能就不行，例如植物、動物、醫(yī)學(xué)治療方法。與其他大多數(shù)國家不同的是，美國先前在考量發(fā)明是否具有可專利性時并未特別要求必須為技術(shù)方案。然而從最近法院判例中可看出，現(xiàn)已慢慢開始強調(diào)與自然物質(zhì)以及抽象思想相比，自然產(chǎn)品與自然定律并沒有特別之處，因此也是得不到專利法保護的。這使得遺傳物質(zhì)、寬泛構(gòu)思的商業(yè)方法以及疾病的診斷方法此類發(fā)明較難得到專利法的保護，除非它們涉及使用一種特定的技術(shù)。近一步說，當(dāng)申請保護的是一種新物質(zhì)時，除非該新物質(zhì)的用途是顯而易見的，否則至少需要在說明書中揭示一種可靠的、詳細(xì)的、實質(zhì)性的用途。
4、為獲得授權(quán)，發(fā)明一定要具有新穎性，實用性和非顯而易見性。這就意味著，在向?qū)＠稚暾埱?，該發(fā)明沒有在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開使用或者以其他方式為公眾所知(對于要求優(yōu)先權(quán)的專利申請，則指在優(yōu)先權(quán)日之前)。但需要注意，美國新穎性寬限期長達一年，在申請日前一年內(nèi)由發(fā)明人自己所做的公開不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
5、填寫正確的發(fā)明人非常重要。書面聲明文件中的簽名能夠清楚的指明誰是發(fā)明人，如果存在多個發(fā)明人的，則屬于共同發(fā)明人。強調(diào)一點，作為發(fā)明人需要在發(fā)明過程中作出實質(zhì)性貢獻。僅僅對發(fā)明的好壞提供一般性的意見或者根據(jù)其他發(fā)明啟示作出的建議，并不視為實質(zhì)性貢獻。如果有兩個或者兩個以上的人作出了實質(zhì)性創(chuàng)造性的貢獻，他們應(yīng)該作為共同發(fā)明人被署名在申請文件中。如果共同發(fā)明人之間沒有任何約定，其共同享有專利的所有權(quán)，并且共有人可以單獨實施或者許可他人實施該專利，而無需經(jīng)過共有人同意。
6、專利被授權(quán)前，美國專利商標(biāo)局將會對權(quán)利要求進行新穎性、實用性及非顯而易見性的審查。但是PTO的確權(quán)并不是永遠(yuǎn)可靠的。有時專利權(quán)授予后還存在被無效的風(fēng)險。這種情況通常發(fā)生在專利權(quán)人實施其專利權(quán)時，第三人請求專利局對專利權(quán)進行再審時(此時專利局將根據(jù)要求復(fù)審人提供的現(xiàn)有技術(shù)抗辯重新審查其是否符合授權(quán)條件)。第三人也可以請求專利審判和上訴***對該專利進行再審并提交誓言證據(jù)，在最終決定作出前，作出宣誓的相關(guān)人需要通過詢問審核，并進行雙方聽證。
7、只要按規(guī)定繳納費用，發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年，自申請日起計算。
8、通常專利申請自申請日(有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)起滿18個月即行公布。專利申請文件的內(nèi)容也會隨之公開。當(dāng)然也可將專利申請延遲至其授權(quán)時才被公開，此方式需要申請人證明與該專利相對應(yīng)的國外專利申請不會在相關(guān)申請國未獲授權(quán)時即被公開。
9、
美國專利申請中還可以提出臨時申請案。需注意的是，臨時申請案并不能要求另一申請的優(yōu)先權(quán)。美國專利商標(biāo)局并不會對臨時申請案進行審查，并且自其申請日起12個月內(nèi)如果沒有提出“正式”申請，則臨時申請過期。顯而易見，臨時申請案有其獨有的優(yōu)勢，就像在上述第4點和第7點提到的那樣，它可以為“正規(guī)”申請搶占一個優(yōu)先權(quán)日，同時也能使得發(fā)明專利的保護期限推遲一年計算。但另一方面，臨時申請案也將專利商標(biāo)局的審查日期和專利的授權(quán)日延遲了一年。
10、美國專利制度中給予小規(guī)模實體(small entities)專利費減半的優(yōu)惠，對于微實體(micro-entity)減免幅度更是達到了75%。滿足小規(guī)模實體資格的條件為申請人必須為獨立發(fā)明人、非盈利組織或者少于500人的中小型企業(yè)，同時不能將其專利權(quán)許可、轉(zhuǎn)讓或者有義務(wù)許可、轉(zhuǎn)讓給其他不符合小規(guī)模實體條件的專利申請主體。具備微實體資格的申請人除了必須滿足上述小規(guī)模實體的條件之外，還需要：1)上一年總收入低于$150,000, 且先前提出的美國專利申請不得多于4件;或者2)已經(jīng)簽署協(xié)議或者有義務(wù)將發(fā)明轉(zhuǎn)讓、許可給美國高等教育機構(gòu)的申請人。微實體資格也同時需要遵守相關(guān)對小實體資格的要求，即對小實體資格在轉(zhuǎn)讓、許可等方面的限制也同樣適用于微實體資格。
