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美國(guó)專利申請(qǐng)階段——形式文件簽署的相關(guān)解釋說(shuō)明

作者:行之知識(shí)產(chǎn)權(quán)   來(lái)源:   時(shí)間:2020-09-15

 

為保護(hù)公司的核心技術(shù),完善企業(yè)自身的專利布局,越來(lái)越多的申請(qǐng)人將知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)放眼全世界,不僅會(huì)申請(qǐng)本國(guó)專利,同樣也將目光投放至海外,尤其是一些主要國(guó)家,比如美國(guó)歐洲等國(guó)家,那么今天我們來(lái)聊一下,美國(guó)專利申請(qǐng)過(guò)程中所涉及到的形式文件遞交的問(wèn)題。


根據(jù)美國(guó)專利申請(qǐng)相關(guān)法律實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,遞交美國(guó)專利申請(qǐng)需要遞交相應(yīng)的形式文件,在新申請(qǐng)階段,比較常見(jiàn)的有下面三種形式文件:POA(委托書(shū))、(ASSIGNMENT)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、(Declaration)聲明,對(duì)于上述的三種文件,我們現(xiàn)在向大家介紹一個(gè)他們的處理方法,避免因形式文件處理不當(dāng)導(dǎo)致申請(qǐng)遞交的延誤從而產(chǎn)生不必要的費(fèi)用。


委托書(shū)

1、定義和內(nèi)容

根據(jù)美國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則37 CFR 1.32給出的定義,委托書(shū)是專利所有人授權(quán)一個(gè)或多個(gè)專利代理人或共同發(fā)明人代表委托人行事的書(shū)面文件,是專利申請(qǐng)人或?qū)@姓吆炇鸬囊环菸募?,授?quán)專利律師或代理人代表其處理專利申請(qǐng)過(guò)程的相關(guān)事宜。

 

申請(qǐng)專利中國(guó)時(shí),申請(qǐng)人可簽署單次委托書(shū)(POA)或者簽署總委托書(shū)(GPOA),總委托書(shū)簽署后,需到中國(guó)專利局進(jìn)行備案后使用,但美國(guó)專利申請(qǐng)過(guò)程中,如果同一申請(qǐng)人向其中同一美國(guó)代理律師簽署過(guò)一份委托書(shū),即可代理后續(xù)所有該申請(qǐng)人在同一代理機(jī)構(gòu)的所有美國(guó)專利申請(qǐng)。POA一般也會(huì)由美國(guó)代理機(jī)構(gòu)具體準(zhǔn)備,且簽署比較簡(jiǎn)單,只需簽字無(wú)需蓋章。


2、由誰(shuí)簽署

委托書(shū)的簽署人必須能夠明確代表申請(qǐng)人,比如申請(qǐng)人為企業(yè)、學(xué)校或者其他的組織,簽字人應(yīng)該擔(dān)任行政職務(wù),因?yàn)槲袝?shū)需要公司/學(xué)校/組織代表簽署,且是需要能夠明確代表公司/學(xué)校/組織的管理層簽字,簽字人需寫確自己的職務(wù)(Title). 如果申請(qǐng)人為發(fā)明人的,那么可以由發(fā)明人直接進(jìn)行委托書(shū)的簽署工作。

通常情況,如果申請(qǐng)人為企業(yè),學(xué)?;蛘咂渌M織的,我們通常會(huì)建議客戶由總裁,CEO,經(jīng)理或者部門主管等來(lái)簽字。


3、何時(shí)遞交及遞交的格式

在美國(guó)專利申請(qǐng)過(guò)程中,委托書(shū)的遞交不是強(qiáng)制的,也沒(méi)有官費(fèi),但為方便后續(xù)一些程序上的必要及便于代理人可以名正言順的協(xié)助處理申請(qǐng)過(guò)程中的相關(guān)事宜,在新申請(qǐng)階段代理機(jī)構(gòu)便會(huì)準(zhǔn)備好委托書(shū)給申請(qǐng)人進(jìn)行簽署及并新申請(qǐng)一起遞交至美國(guó)專利商標(biāo)局。申請(qǐng)人只需要將委托書(shū)的電子掃描件向代理機(jī)構(gòu)提供即可。



轉(zhuǎn)讓協(xié)議

1、定義和內(nèi)容

轉(zhuǎn)讓協(xié)議(Assignment)是一方將其所擁有的專利申請(qǐng)或?qū)@牟糠只蛉康臋?quán)益轉(zhuǎn)讓給另一方的書(shū)面文件。將Assignment文件在美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)指定的美國(guó)在線轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(EPAS系統(tǒng))進(jìn)行登記,能夠公示對(duì)專利或?qū)@暾?qǐng)的所有權(quán),防止因?yàn)樗袡?quán)不明而引起法律糾紛。

美國(guó)專利商標(biāo)局規(guī)定了轉(zhuǎn)讓協(xié)議中應(yīng)包含的內(nèi)容,但沒(méi)有提供模板。轉(zhuǎn)讓協(xié)議需要包含轉(zhuǎn)讓方的名字、受讓方的名字及地址、對(duì)轉(zhuǎn)讓的專利或者商標(biāo)提供申請(qǐng)?zhí)柣驅(qū)@?hào)、對(duì)轉(zhuǎn)讓的權(quán)益進(jìn)行詳細(xì)的定義和描述、轉(zhuǎn)讓執(zhí)行日、受讓方簽名等內(nèi)容。通常該類模板將由美國(guó)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)備。由于美國(guó)專利法遵從一切發(fā)明創(chuàng)造源于發(fā)明人(雖然2012年美國(guó)專利法改革后略有改觀)但還是需要明確發(fā)明人同意將專利所有權(quán)歸申請(qǐng)人所有。由于絕大多數(shù)的發(fā)明都是職務(wù)發(fā)明,申請(qǐng)人是發(fā)明人的雇主,為防止所有權(quán)的足夠清晰,所以通過(guò)遞交轉(zhuǎn)讓協(xié)議的形式來(lái)證明發(fā)明人向申請(qǐng)人進(jìn)行權(quán)益轉(zhuǎn)移的這一流程就變得至關(guān)重要了。


2、由誰(shuí)簽署

轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署人為所有發(fā)明人,如果遇到發(fā)明人離職,導(dǎo)致無(wú)法簽字的情況,勞動(dòng)合同就可以代替轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也可以同樣在EPAS系統(tǒng)進(jìn)行登記,需要注意的是,如果勞動(dòng)合同是中文的,那么還需要提供相應(yīng)的譯文,這樣美國(guó)專利商標(biāo)局才會(huì)接受。


3、何時(shí)遞交及遞交的格式

和委托書(shū)一樣,轉(zhuǎn)讓協(xié)議的遞交通常也會(huì)在新申請(qǐng)階段進(jìn)行遞交,但也是可以后補(bǔ)的,但為防止不必要的外方代理費(fèi)的產(chǎn)生,我們通常建議客戶盡早提供。轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后同樣也只需要提供電子掃描件,無(wú)需原件。


聲明

1、定義和內(nèi)容

Declaration,即發(fā)明人聲明,對(duì)于專利授權(quán)來(lái)說(shuō)是不可或缺的。理論上來(lái)說(shuō),發(fā)明人可以在由美國(guó)政府授權(quán)的人員面前進(jìn)行宣誓,或是呈交一份書(shū)面的聲明,但是在實(shí)際操作中,宣誓的方式已經(jīng)基本無(wú)人采用,大家都是提交一份聲明;注意的是,此聲明是在誓言之下做出的,所以具有充分的法律效力。

對(duì)于宣誓或聲明書(shū),美國(guó)法律和專利實(shí)施細(xì)則有一系列相關(guān)的規(guī)定中發(fā)明人必須做出的聲明內(nèi)容涵蓋如下:

(1) 專利申請(qǐng)是由此處簽字的發(fā)明人提交或授權(quán)提交的;

(2) 此處簽字的發(fā)明人聲明其為申請(qǐng)中發(fā)明的原發(fā)明人或是聯(lián)合發(fā)明人。

另外,宣誓和聲明還必須包括確認(rèn)懲罰的聲明:如果在宣誓或聲明書(shū)中故意作虛假陳述及類似的行為,可被處以罰款或監(jiān)禁,或者兩罰并施。

2、由誰(shuí)簽署

全體發(fā)明人一起簽署,具體建議可參照轉(zhuǎn)讓協(xié)議,實(shí)操中,代理機(jī)構(gòu)只提交書(shū)面的聲明代替宣誓,該文件可由申請(qǐng)人自行提供,但美國(guó)專利商標(biāo)局也有準(zhǔn)備相應(yīng)的模版進(jìn)行下載,通過(guò)代理機(jī)構(gòu)遞交的案件,此等形式文件,代理機(jī)構(gòu)會(huì)進(jìn)行準(zhǔn)備以便于發(fā)明人快速簽署。發(fā)明人在簽署聲明前,需要已經(jīng)審閱或者充分理解了申請(qǐng)內(nèi)容,包括權(quán)要,并且意識(shí)到有義務(wù)向?qū)@虡?biāo)局披露對(duì)申請(qǐng)的可專利性有影響的信息。雖然對(duì)于簽署聲明沒(méi)有最低的年齡設(shè)置,但是簽署聲明的人員必須理解其簽署的文件內(nèi)容。

3、費(fèi)用

如果聲明隨申請(qǐng)一并遞交,無(wú)需繳納額外官費(fèi)。但是如果未與申請(qǐng)一起遞交,補(bǔ)交的話會(huì)產(chǎn)生160美元官費(fèi)(大實(shí)體)/ 140美元官費(fèi)(小實(shí)體)。

4、何時(shí)遞交及遞交的格式

與委托書(shū)及轉(zhuǎn)讓協(xié)議一樣,聲明的遞交通常也會(huì)在新申請(qǐng)階段進(jìn)行遞交,但也是可以后補(bǔ)的,但為防止不必要的外方代理費(fèi)及官費(fèi)的產(chǎn)生,我們通常建議客戶盡早提供。簽署后的聲明文件同樣也只需要提供電子掃描件,無(wú)需原件。



總而言之,形式文件的簽署作為美國(guó)專利申請(qǐng)的重要組成部分,對(duì)專利申請(qǐng)有著至關(guān)重要的作用。申請(qǐng)人需要增加對(duì)簽署文件的了解,明確自身的義務(wù)及要求,并且積極尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)助,制定便于操作且能盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的操作方案,以避免不必要的麻煩。

 

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