在
歐洲專利申請過程中，歐洲專利局（EPO）為申請人提供了不止一次修改專利申請的機會，但同時歐洲專利公約對于專利申請中的修改也規(guī)定了一些限制條件。本文將和大家一起探討一下如何掌握專利申請中歐洲主動修改的最佳時機。
一
修改的一般規(guī)定
歐洲專利公約第123條對于歐洲專利申請和歐洲專利的修改進(jìn)行了一般規(guī)定。根據(jù)歐洲專利公約第123條規(guī)定：（1）歐洲專利申請或歐洲專利根據(jù)細(xì)則的規(guī)定在EPO進(jìn)行修改，申請人應(yīng)根據(jù)自己的意愿修改專利申請，且修改機會不止一次；（2）歐洲專利申請或歐洲專利修改的內(nèi)容不能包括超出專利申請?zhí)峤粫r所要保護(hù)的主題；（3）歐洲專利修改的內(nèi)容不能超出專利權(quán)所授予的保護(hù)范圍。
根據(jù)歐洲專利審查指南所述，雖然歐洲專利公約中規(guī)定了申請人有對專利申請或歐洲專利提交修改的權(quán)利，但是該權(quán)利僅限制在實質(zhì)審查程序中、專利異議程序中以及專利限制程序中使用。在這三個程序中提交修改，申請人還必須考慮兩個因素：（1）修改是否被EPO受理（admissible）？（2）修改是否被審查員接受（allowable）？
由字面意思來看，受理（admissible）偏向于形式審查，接受（allowable）偏向于實質(zhì)審查。從實踐來看，歐洲專利申請和歐洲專利的修改如果想成功，確實必須同時滿足形式和實質(zhì)上的要求。
修改可受理的一般規(guī)則是無論在實審程序中、異議程序中和限制程序中都在規(guī)定的期限內(nèi)提交了修改。修改可接受的一般規(guī)則是：（1）不能增加原始申請中未披露的主題；（2）不能引入其他的缺陷，如修改后使得權(quán)利要求出現(xiàn)不清楚問題；（3）不能擴大專利權(quán)所授予的保護(hù)范圍。
二
修改的時機
歐洲專利公約第123條中所提及的對修改作出具體規(guī)定的細(xì)則條款主要指的是歐洲專利公約實施細(xì)則第137條。
根據(jù)細(xì)則第137條所述：
（1）在收到歐洲檢索報告之前，除非另有規(guī)定，否則申請人不能修改一件歐洲專利申請的說明書、權(quán)利要求和附圖；
（2）在EPO依據(jù)細(xì)則第70a條第1款或第2款，或第161條第1款下發(fā)通知書時，申請人可以根據(jù)自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖，并與答復(fù)該通知書的爭辯意見、糾正或修改一起提交給EPO；
（3）未獲得審查部門的同意，不能進(jìn)一步的修改；
（4）當(dāng)根據(jù)前述（1）-（3）提交修改時，申請人需要標(biāo)記修改內(nèi)容并指出在原始提交申請中的修改基礎(chǔ)。若審查部門指出提交的修改未滿足前述任一要求，可以請求申請人在一個月內(nèi)補正；
?。?）修改后的權(quán)利要求不能涉及未經(jīng)檢索的主題，該主題不能與原始提交的要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造或者成套的發(fā)明創(chuàng)造形成一個單一的總發(fā)明構(gòu)思。修改后的權(quán)利要求也不能涉及依據(jù)細(xì)則第62a條或第63條不予檢索的主題。
依據(jù)細(xì)則第137條，申請人只有在收到歐洲檢索報告以后，才有機會修改說明書、權(quán)利要求書和附圖。依據(jù)細(xì)則第70a條第1款，對于歐洲直接申請來說，申請人可以通過答復(fù)檢索報告對申請文件進(jìn)行修改；依據(jù)細(xì)則第70a條第2款，對于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請來說，申請人可以通過答復(fù)補充檢索報告對申請文件進(jìn)行修改；依據(jù)細(xì)則第161條第1款，對于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請來說，申請人可以通過答復(fù)EPO依據(jù)細(xì)則161和162下發(fā)的通知來對申請文件進(jìn)行修改；依據(jù)細(xì)則第161條第2款，對于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請來說，申請人還可以在自優(yōu)先權(quán)日起31個月的進(jìn)入地區(qū)階段期限內(nèi)提出修改。
由上可以看出，在歐洲提出修改的時機，主要有以下幾個節(jié)點：
a)? 檢索報告下發(fā)之前
根據(jù)一般規(guī)則來說，在歐洲檢索報告下發(fā)之前，申請人不能對申請文件進(jìn)行修改。
但是對于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請而言，實際上，在PCT國際階段申請人已經(jīng)收到了國際檢索報告，EPO的檢索部門在PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段以后僅會針對該申請出具一份歐洲補充檢索報告。若申請人已經(jīng)在PCT國際階段依據(jù)PCT條約第19條和/或第34條對申請文件進(jìn)行了修改，那么在進(jìn)入歐洲地區(qū)階段時僅需要依據(jù)歐洲專利公約細(xì)則第159（1）(b)條指明原始文本以及修改文本即可。申請人也可以依據(jù)歐洲專利公約細(xì)則第161條第2款，在進(jìn)入歐洲地區(qū)階段時提出修改請求。
b)? 檢索報告下發(fā)之后
依據(jù)細(xì)則第137（2）條，在歐洲檢索報告和歐洲檢索意見下發(fā)以后，申請人必須答復(fù)歐洲檢索意見，在答復(fù)的同時，申請人可以根據(jù)自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖。針對EPO作為國際檢索單位、國際初步審查單位或國際補充檢索單位的國際申請，在進(jìn)入歐洲地區(qū)階段時，EPO不再出具檢索報告，申請人需要在收到國際檢索報告、國際初步審查報告或國際補充檢索報告時進(jìn)行答復(fù)，并根據(jù)自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖。若申請人沒有在前述答復(fù)期限內(nèi)提出修改請求，那么只能等待實審階段的修改機會了。
c)? 第一次審查意見下發(fā)之后
根據(jù)一般規(guī)則，申請人也可以在實審階段對申請文件進(jìn)行修改。但是在實審階段，是否受理申請人提出的修改，實審部門被賦予了自由裁量權(quán)。在這種自由裁量權(quán)下，實審部門必須考慮所有相關(guān)因素，特別是，要把握申請人獲得有效專利權(quán)的利益與EPO有效結(jié)束實審程序之間的平衡。
實審部門依據(jù)細(xì)則第137（3）條拒絕受理修改的裁量必須是合理的，同時實審部門也不能拒絕提前受理修改。
若修改被實審部門受理，接下來的程序?qū)⒒谛薷暮蟮恼f明書、權(quán)利要求和附圖進(jìn)行，但是修改被實審部門受理并不意味著修改后的內(nèi)容是可被接受的，也就是說該部分內(nèi)容仍然可能被審查員提出駁回意見。
在實審部門依據(jù)細(xì)則第137（3）條評估是否受理修改時，需要充分評估個案的情況以及程序的階段。如果被認(rèn)為申請人已經(jīng)有足夠的機會對申請文件進(jìn)行修改的話，特別是，當(dāng)修改引入了之前被審查員指出的缺陷時，通常此類修改被認(rèn)為是不可被受理的。
根據(jù)EPO的指引，為了節(jié)約程序和達(dá)到申請人獲得有效專利權(quán)的利益與EPO有效結(jié)束實審程序之間的平衡，建議申請人越早提出修改越好。
對于已經(jīng)被認(rèn)為是可授權(quán)權(quán)項進(jìn)行限制性的修改，和以明顯可取方式地對說明書或權(quán)利要求進(jìn)行更清楚的修改，被認(rèn)為是可被受理的。
在答復(fù)官方審查意見時，對缺陷的明確修改，且該修改未導(dǎo)致新的缺陷，則也被認(rèn)為是可被受理的。
影響實審部門評估是否受理修改的另一個因素是修改是否會導(dǎo)致案件文檔的變化。當(dāng)申請人通過審查員的引用或者是從其他渠道獲知到存在高度相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)時，可能對說明書或權(quán)利要求書進(jìn)行大篇幅的修改。在此種情況下，實審部門需要在對申請人的公平和避免 EPO過度不合理的額外工作以及不必要的延誤之間尋找一種平衡。
根據(jù)實踐可知，若修改超出了EPO已經(jīng)檢索過的范圍，或是修改添加了已經(jīng)被認(rèn)為是不可授權(quán)的主題或是添加了申請人已經(jīng)刪除的主題，或是提交口審請求時產(chǎn)生異議的修改，通常都被認(rèn)為是不可受理的。
d)? 同意授權(quán)之后
若實審部門已經(jīng)同意授權(quán)，且申請人已經(jīng)對申請文件進(jìn)行了多次修改，那么通常情況下，實審部門不再受理申請文件的修改，除非申請人給出充分理由說明只在此階段進(jìn)行修改的原因。
e)? 授權(quán)通知下發(fā)之后
依據(jù)細(xì)則第71（3）條，實審部門決定授權(quán)歐洲專利前，需要通知申請人有關(guān)授權(quán)文本與相關(guān)的著錄項目信息，并在通知中告知申請人需要在授權(quán)通知下發(fā)之日起的4個月內(nèi)繳納授權(quán)公告費以及提交另外兩項官方語言的權(quán)項譯文。在前述期限內(nèi)，申請人可以依據(jù)細(xì)則第71（6）條，提交合理的修改或改正，若實審部門同意該修改或改正，將重新下發(fā)新的授權(quán)通知，若不同意，將重啟實審程序。
三
修改的最佳時機
由上文可以看出，歐洲修改主要涉及的條款是歐洲專利公約第 123條, PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段時修改依據(jù)的主要條款是歐洲專利公約實施細(xì)則第161條。根據(jù)歐洲專利公約第 123條，申請人在歐洲專利申請中的各程序都有修改機會，且不止一次，另修改不能超范圍。
依據(jù)歐洲專利公約實施細(xì)則第70a（1）條，對于歐洲直接申請來說，在提出申請后，第一次修改申請文件的機會是通過答復(fù)檢索報告對申請文件進(jìn)行修改；
依據(jù)歐洲專利公約實施細(xì)則第161（1）條，對于PCT進(jìn)入歐洲地區(qū)階段的申請來說，進(jìn)入地區(qū)階段以后，第一次修改申請文件的機會是通過答復(fù)依據(jù)細(xì)則第161和162條的官方通知來對申請文件進(jìn)行修改。
在前述修改機會中，申請人可以對申請文件進(jìn)行廣泛的修改，甚至是擴大權(quán)利要求的范圍，EPO必須受理（admit）該修改內(nèi)容，但是是否接受（allow）該修改內(nèi)容還需要后續(xù)程序的審查。而后續(xù)的修改中，歐洲專利公約為修改設(shè)置了限制條件，也為審查員賦予了裁量權(quán)。因此，筆者認(rèn)為申請人一定要把握好這第一次修改申請文件的機會。?
